在确定分案申请授权专利的权利要求保护范围时，超出母案申请公开范围的内容，不能作为解释分案申请授权专利的权利要求的依据

作者：知识产权裁判文书网     来源：知识产权裁判文书网     发布时间：2018-12-09 12:53:38

在确定分案申请授权专利的权利要求保护范围时，超出母案申请公开范围的内容，不能作为解释分案申请授权专利的权利要求的依据

案件要旨：

专利法三十一条规定，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。不过专利申请的原则却是单一性，即一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，因此当合案提出专利申请的申请人实际提出多项发明创造的时候，如果审查结果仅仅因为该申请不符合单一性原则，而要求申请人保留其中一项发明创造，而其他的发明创造只能重新通过申请程序另行提出专利申请，以随后的提交日作为其申请日，申请人的正当利益无疑会遭到损害。

专利审查中就规定了分案申请制度以避免这种情况的发生。分案申请是允许专利申请人在其申请日提交的母案申请文件中已经披露，但因单一性等原因不能在母案中获得保护的发明创造，另行提出专利申请同时保留原申请日的一种制度。分案申请是一类特殊的专利申请，是为了保证专利申请人的正当利益不受到损害，允许专利申请人将其在申请日提交的母案申请文件中已经批露、但因单一性等原因不能在母案中获得保护的发明创造另行提出专利申请，同时保留原申请日的一种制度。该制度在保护专利申请人利益的同时，为了平衡社会公众的利益，要求分案申请不得超出母案申请文件公开的范围，即不得在分案申请中补充母案申请文件未曾记载的新内容，以避免专利申请人将申请日后完成的发明创造通过分案申请抢占在先的申请日。因此，分案申请要受到母案申请文件的约束。在此意义上，对于分案申请而言，母案申请构成其特殊的专利审查档案，母案中未公开的内容不能作为权利人基于分案申请主张权利的依据。本案中，涉案发明专利是分案申请，其母案专利申请公开说明书中并未记载涉案发明专利说明书第2页第5－7段的内容。根据母案专利申请公开说明书第2页第5段的内容也不能得出分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成这一结论。此外，在母案专利申请公开说明书附图4、17中，组成模壳的4块分块模壳板均是包括部分上底和部分侧壁的结构。邱则有以母案专利申请公开说明书中未公开的内容主张分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成，不能成立。

相关法条：

 专利法第26条  第3款 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

 专利法第26条 第4款 权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

相应案例：

申请再审人（一审原告、二审上诉人）：邱则有，男，汉族，1962年11月9日生，住湖南省长沙市芙蓉区织机街18号。

委托代理人：颜喜东，男，汉族，1977年11月22日生，湖南邱则有专利战略策划有限公司职员，住湖南省涟源市石马山镇新合村新建组。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：山东鲁班建设集团总公司。住所地：山东省临沂市红旗路86号。

法定代表人：彭思志，该公司董事长。

委托代理人：王修江，山东鼎洲律师事务所律师。

委托代理人：郭婧，山东鼎洲律师事务所律师。

申请再审人邱则有因与被申请人山东鲁班建设集团总公司（以下简称鲁班公司）侵犯专利权纠纷一案，不服山东省高级人民法院（2010）鲁民三终字第118号民事判决（以下简称二审判决），向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

邱则有申请再审称：鲁班公司实施的“叠合箱”技术特征落入了其拥有的名称为“一种现浇砼空心模壳构件”、专利号为ZL200510128051.3的发明专利（以下简称涉案发明专利）的保护范围，二审判决认定的基本事实无证据支持。具体理由是：1.关于涉案发明专利权利要求1和3中的“分块模壳板”，根据其字面含义以及涉案发明专利说明书第2页第5－7段的内容，即可准确得知，其含义是指把一个模壳拆成很多小块，由这些小块组装成模壳。即使按照二审法院的理解，被诉侵权产品再现的顶盒、底盒和四块侧框板进行组拼的结构形式这一技术特征，也构成涉案发明专利“模壳由至少两块分块模壳板拼接组装而成”的等同技术特征。涉案发明专利说明书第2页第5-7段关于分块模壳板为四块等有关内容在母案专利申请公开说明书中有关记载如下：附图4、17中体现的结构及说明书第4页附图4的说明，权利要求4的记载，说明书第2页第5段的记载。2.关于涉案发明专利权利要求1和3中的“加强杆”，涉案发明专利并没有对杆件的长度以及在空腔内的具体位置进行限定，二审法院以附图中的具体实施例对该特征进行限定违反法律规定。在被诉侵权产品中，位于侧框板相连角部的竖向杆件，在顶盒、底盒与侧框板进行插接组合前，能加强侧框相邻板面的连接强度，同时也加强了侧壁的纵向支撑强度，其对侧壁的支撑通过侧框板与该杆件之间的连接物进行传递。另外，在被诉侵权产品中，顶盒和底盒的侧沿顶端都有一凸起（二审法院称之为“立边”和“梯形立边”），该凸起在与侧壁插接后，即可直接与杆件的上下端接触，得到纵向的支撑，且四个支撑杆件在叠合箱内平行设置。邱则有依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款第（二）项、第（六）项的规定申请再审，请求撤销一、二审判决，判令鲁班公司停止侵权行为，赔偿经济损失及合理费用20万元，并承担本案一、二审的全部费用。

被申请人鲁班公司提交意见认为，一、二审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回邱则有的再审申请。知识产权律师

本院审查查明：1.涉案发明专利说明书中关于分块模壳板的记载。说明书第2页第2段记载：“本发明的解决方案是在现有技术的基础上，包括……。这样，由于模壳由至少两块分块模壳板拼接组装而成，而分块模壳板为包括部分上板和与之相连的部分侧壁的成型件，因而模壳构件结构简单，构造关系明确，生产容易、成本低，相应楼盖的施工成本低，从而达到了本发明的目的。”说明书第2页第5-7段记载：“本发明的特征还在于所述的上底由四块分块模壳板构成。本发明的特征还在于所述的周围侧壁由四块分块模壳板构成。本发明的特征还在于所述的分块模壳板为包括部分上板和与之相连的部分侧壁的成型件。”2.涉案发明专利说明书中关于加强杆的记载。说明书第2页第3段记载：“本发明的特征还在于所述的至少一根加强杆支撑分块模壳板的上底和下底。”说明书第2页第8段记载：“本发明的特征还在于模壳构件还包括有加强肋、加强筋或加强杆中的至少一个，加强肋、加强筋或加强杆中的至少一个设置在分块模壳板的拼接部位。这样，楼盖的强度和刚度进一步提高，加强肋、加强筋、加强杆可参与受力与传力，消除了空心楼盖空心部位无受力构件的缺陷；同时加强肋、加强筋或加强杆设置在拼接部位，可大大提高楼盖连接部位的可靠性、整体性。”3.涉案发明专利为第03118134.1号发明专利申请（以下简称母案）的分案申请，在母案申请文件中，没有记载涉案发明专利说明书第2页第5－7段的内容。母案专利申请公开说明书记载的权利要求4为，“根据权利要求2所述的一种现浇钢筋砼空心楼盖，其特征在于模壳构件设置有十字型加强肋（10），模壳（7）由4块分块模壳板（9）在十字型加强肋（10）上搭接构成。”母案专利申请公开说明书第2页第5段记载为：“本发明的特征还在于模壳构件设置有十字型加强肋，模壳由4块分块模壳板在十字型加强肋上搭接构成。这样，楼盖中的模壳构件的制作更容易，成本更低，相应楼盖的施工成本更低。”母案专利申请公开说明书附图4、17中，组成模壳的4块分块模壳板均是包括部分上底和部分侧壁的结构。

方法功能责任公司第一采油厂试验大队出具的。《质量检测报告》证明，本院认为，本案争议焦点在于被诉侵权产品是否落入涉案发明专利的保护范围。具体为，被诉侵权产品的顶盒和侧框板上下组拼与涉案发明专利的“模壳由至少两块分块模壳板拼接组装而成”这一技术特征是否相同或等同；被诉侵权产品侧框板之间的连接杆与涉案发明专利的“加强杆”这一技术特征是否相同或等同。

本案被诉侵权行为发生在2009年10月1日以前，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十九条的规定，本案适用2000年修订的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）。知识产权律师

（一）被诉侵权产品的顶盒和侧框板上下组拼与涉案发明专利的“模壳由至少两块分块模壳板拼接组装而成”这一技术特征是否相同或等同

根据邱则有的第一点申请再审理由，其实质是主张分块模壳板可以为任意分块，由部分上底与部分侧壁相互连接成的成型件可以是分块模壳板，单纯的上底或者侧壁也可以是分块模壳板。这涉及到对分块模壳板的解释问题。专利法第五十六条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。基于以下理由，邱则有关于分块模壳板的解释不能成立：1.对于权利要求中的自定义词语，通常需要借助专利说明书、其他权利要求以及专利审查档案中对该特定词语的描述，确定该词语的含义。涉案发明专利权利要求1限定，上底（4）和周围侧壁（5）构成模壳（7），模壳（7）由至少两块分块模壳板（9）拼接组装而成。对于所述“分块模壳板”，说明书中已经赋予其明确的定义，即，“分块模壳板为包括部分上底和与之相连的部分侧壁的成型件”。2.根据对涉案发明专利权利要求1本身的通常理解，也可以得出分块模壳板为包括部分上底和与之相连的部分侧壁的成型件这一结论。权利要求1称“分块模壳板（9）有至少一根加强杆（12）支撑”，若分块模壳板单纯由上底或者侧壁组成，则加强杆将无法对这样的分块模壳板起到支撑作用。3.涉案发明专利的母案专利申请公开说明书中未公开涉案发明专利说明书第2页第5-7段的内容，邱则有以该内容主张分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成，本院不予支持。分案申请是一类特殊的专利申请，是为了保证专利申请人的正当利益不受到损害，允许专利申请人将其在申请日提交的母案申请文件中已经批露、但因单一性等原因不能在母案中获得保护的发明创造另行提出专利申请，同时保留原申请日的一种制度。该制度在保护专利申请人利益的同时，为了平衡社会公众的利益，要求分案申请不得超出母案申请文件公开的范围，即不得在分案申请中补充母案申请文件未曾记载的新内容，以避免专利申请人将申请日后完成的发明创造通过分案申请抢占在先的申请日。因此，分案申请要受到母案申请文件的约束。在此意义上，对于分案申请而言，母案申请构成其特殊的专利审查档案，母案中未公开的内容不能作为权利人基于分案申请主张权利的依据。本案中，涉案发明专利是分案申请，其母案专利申请公开说明书中并未记载涉案发明专利说明书第2页第5－7段的内容。根据母案专利申请公开说明书第2页第5段的内容也不能得出分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成这一结论。此外，在母案专利申请公开说明书附图4、17中，组成模壳的4块分块模壳板均是包括部分上底和部分侧壁的结构。邱则有以母案专利申请公开说明书中未公开的内容主张分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成，不能成立。

涉案发明专利中的模壳由至少两块分块模壳板组成，而分块模壳板为包括部分上底和与之相连的部分侧壁的成型件。与之相比，被诉侵权产品中顶盒和侧框板上下组拼，结构更加简单，成型更加容易。二者采用的技术手段不同，实现的功能和达到的效果也不同。邱则有认为二者构成等同技术特征的主张，本院不予支持。邱则有关于分块模壳板的申请再审理由不能成立。知识产权律师

（二）被诉侵权产品侧框板之间的连接杆与涉案发明专利的“加强杆”这一技术特征是否相同或等同

涉案发明专利中分块模壳板为包括部分上底和部分侧壁的成型件，截面呈“┏”或“┏┑”形结构，加强杆用于支撑分块模壳板，从力学原理看，不可能处于侧壁角部，否则将起不到支撑分块模壳板的作用。而被诉侵权产品叠合箱中连接杆位于被诉侵权产品叠合箱中相邻两块侧框板夹角处，其接触侧框板的位置为直角结构，作用在于连接、固定侧框板，不具有支撑侧框板的功能，更不可能支撑顶盒和底盒。因此，被诉侵权产品侧框板之间的连接杆与涉案发明专利“加强杆”实现的功能不同，达到的技术效果也不同，二者不构成等同技术特征。邱则有关于加强杆的申请再审理由不能成立。

综上，申请再审人邱则有的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条的规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款之规定，裁定如下

驳回邱则有的再审申请。

案件来源：

 最高人民法院民事裁定书（2011）民申字第1309号

参考书目：

《人民法院知识产权案例裁判要旨通纂》，北京大学出版社，2016年9月第1版，主编：吴汉东 宋晓明