审查专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，应当考虑所属技术领域的技术特点和惯常表达、所属领域普通技术人员的知识没注意到和认知能力、技术方案本

作者：知识产权裁判文书网     来源：知识产权裁判文书网     发布时间：2018-12-09 12:58:00

审查专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，应当考虑所属技术领域的技术特点和惯常表达、所属领域普通技术人员的知识没注意到和认知能力、技术方案本身在技术上的内存要求等因素

案件要旨：

从《专利审查指南》（2010年）可知，不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行了修改，都不能超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围，包括原说明书和权利要求书文字记载的内容，和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容，以及说明书附图能直接的、毫无疑义的确定的内容。申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上修改是否符合专利法第33条规定的依据，因此，最高人民法院指出，专利法第33条中，原说明书和权利要求书记载的范围，应当理解为原说明书和权利要求书所呈现的发明创造的全部信息，基于对原说明书和权利要求书记载范围的定义，审查专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，应当考虑所属技术领域的技术特点和惯常表达、所属领域普通技术人员的知识水平和认知能力、技术方案本身在技术上的内在要求等因素。具体到本案，以从“圆的螺栓孔”到“圆形孔”的修改为例，本专利权利要求6引用权利要求1，其附加技术特征为“所述大致圆形孔8b设置成使一连接螺栓16穿过所述圆形孔而放置”，权利要求1未对8a作出修改，只是将8b修改为“大致圆形孔”，而权利要求6通过附加技术特征明确将8b限定为使连接螺栓穿过的圆形孔，即权利要求6通过附加技术特征的限定，又将8b从权利要求1的“圆形孔”实质修改，回到了原申请文件的“圆的螺栓孔”，权利要求6的这种修改没有导致本领域普通技术人员就8b看到的技术信息与原申请文本公开的信息有所不同，因此权利要求6的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第33条的规定。

相关法条：

专利法第33条  申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

相应案例：

再审申请人（一审原告、二审上诉人)：株式会社岛野。

被申请人（一审被告、二审被上诉人)：中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会。

一审第三人：宁波赛冠车业有限公司。

再审申请人株式会社岛野因与被申请人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）及一审第三人宁波赛冠车业有限公司（以下简称赛冠公司）发明专利权无效行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市高级人民法院（以下简称北京市高级人民法院）(2011)高行终字第1577号行政判决，向本院申请再审。本院于2013年7月11日作出（2013）知行字第18号行政裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，于2013年10月21日公开开庭审理了本案。株式会社岛野委托代理人董巍、刘明霞，专利复审委员会委托代理人张立泉、何伦健，赛冠公司委托代理人戴晓翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一、二审法院审理查明：1994年2月3日，株式会社岛野向中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）提出名称为“后换挡器支架”的发明专利申请(即原申请)，该申请优先权日为1993年2月3日，公开日为1994年12月7日，申请号为94102612.4。原申请公开文本中的权利要求书的具体内容如下:

1、一种利用在自行车车架的后叉端的供安装换挡器的延伸部上形成的连接结构将后换挡器连接到自行车车架上的后换挡器支架，该后换挡器支架包括：一个支架体；设在该支架体一端近旁，用于将所述后换挡器连接到该支架体上的第一连接结构；设在该支架体另一端近旁，用于将该支架体连接到所述自行车车架的所述连接结构上的第二连接结构；和用于与所述供安装换挡器的延伸部接触从而使后换挡器相对于所述后叉端以一种预定的姿势定位的定位结构。

2、如权利要求1所述的后换挡器支架，其中所述支架体为一块大致呈L形的板，所述的第一连接结构和第二连接结构为基本上圆的螺栓孔，而所述的定位结构的位置邻近所述的第二连接结构。

3、如权利要求2所述的后换挡器支架，其中所述的定位结构是从所述板的表面基本上垂直地延伸的一个凸出部。

4、如权利要求1所述的后换挡器支架，其中所述的第一连接结构和第二连接结构的布置应使当所述支架体安装在所述后叉端上时，所述的第二连接结构提供的连接点从所述后叉端看是在第一连接结构提供的连接点的下方和后方。

本专利以原申请为基础提出的分案申请被授权而来，系国家知识产权局于2006年8月30日授权公告的名称为“后换档器”的发明专利，其申请日为1994年2月3日，优先权日为1993年2月3日，专利号为ZL02127848.2，专利权人为株式会社岛野。

本专利授权公告时的权利要求书的具体内容如下:

1、一种后换档器(100)，包括:支架件(5)；用于支撑具有导向轮(1)和张紧轮(2)的链条导向装置(3)的支撑件(4)；用于连接所述支撑件(4)和所述支架件(5)的一对连接件(6,7)；支架体(8)，其包含第一连接结构(8a)、第二连接结构(8b)以及定位结构(8c)，其中所述第一连接结构(8a)设在所述支架体(8)一端近旁、用于将所述支架件(5)可绕第一轴线(91)转动地连接到所述支架体(8)上，所述第二连接结构(8b)设在所述支架体(8)另一端近旁；以及安装在所述支架件(5)上的拉伸弹簧(12)；其特征在于：所述支架体(8)由一大致L形板构成；所述支架体(8)的第二连接结构(8b)的形状为一大致圆形孔；所述支架体(8)具有形成在所述第一连接结构(8a)近旁的孔(8d)，用于接纳所述拉伸弹簧(12)的一端，以将所述拉伸弹簧(12)连接至所述支架体(8)上；所述定位结构(8c)的形状为从所述板的表面延伸的凸台，所述凸台的位置邻近所述第二连接结构(8b)。

2、根据权利要求1所述的自行车后换档器支架，其特征在于，所述定位结构(8c)是通过压制形成的。

3、根据权利要求1所述的后换档器(100)，其特征在于，所述第一连接结构的形式是一大致圆形孔(8a)。

4、根据权利要求3所述的后换档器(100)，其特征在于，所述大致圆形孔(8a)是一圆形螺栓孔(8a)。

5、根据权利要求4所述的后换档器(100)，其特征在于，所述圆形螺栓孔(8a)容纳用于连接所述支架件(5)和所述支架体(8)的固定螺栓(15)，通过所述固定螺栓(15)支撑所述支架件(5)可绕所述第一轴线(91)转动。

6、根据权利要求1所述的后换档器(100)，其特征在于，所述大致圆形孔(8b)设置成使一连接螺栓(16)穿过所述圆形孔而放置。

在原申请的说明书中，第2页最后1行至第3页第1行记载有“第一连接结构和第二连接结构取基本上圆的螺栓孔的形状”；第4页倒数第1-2行记载有“一个紧邻该支架8一端的第一圆形螺栓孔8a和一个紧邻支架8另一端的第二圆形螺栓孔8b”；第5页第1、6、10、11、21行和第7页第2、5行记载有“螺栓孔8a”或“螺栓孔8b”；第7页第5-7行记载有“支架8上的螺栓孔8a和8b可以用其他各种形式的结构代替。例如，支架8可以有通至端部的开口孔，或者连接固定于其上的螺栓的开口孔。”

在原申请的说明书中，第7页第1-2行记载有“支架8上的凸台8c可以通过例如对支架8的背面进行模压使形成支架8的板的一部分凸起而制成。”

在本专利说明书中，第10页第6-7行记载有“支架8上的凸台8c可以通过例如对支架8的背面进行压制使形成支架8的板的一部分凸起而制成。”

2008年4月10日，赛冠公司向专利复审委员会提出无效宣告请求一，请求宣告本专利全部无效。其理由是本专利不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第三十三条、第二十六条第三、四款以及2002年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第二十一条第二款的规定。2008年10月28日，专利复审委员会作出第12424号无效宣告请求审查决定（以下简称第12424号决定），宣告本专利全部无效。2009年5月24日，针对株式会社岛野不服第12424号决定所提起的行政诉讼，中华人民共和国北京市第一中级人民法院（以下简称北京市第一中级人民法院）作出(2009)一中行初字第359号行政判决，认为在判断本专利是否“修改超范围”时，应当将本专利的授权文本与本专利母案的申请日提交的说明书及权利要求书的全部内容进行对比，而不应与本专利申请公开文本对比，因此，专利复审委员会在认定本专利修改超范围时，所针对的对比对象错误，导致认定事实错误，适用法律错误。据此，判决撤销第12424号决定，并判令专利复审委员会重新作出无效宣告请求审查决定。2009年9月2日，专利复审委员会重新成立合议组，对上述无效宣告请求进行审查。2009年12月2日，在专利复审委员会组织的口头审理中，赛冠公司放弃专利法第二十六条第三款作为无效理由，并明确无效理由为本专利权利要求书和说明书的修改不符合专利法第三十三条的规定，权利要求1-6不符合专利法第二十六条第四款和专利法实施细则第二十一条第二款的规定。专利复审委员会告知双方当事人，赛冠公司在无效宣告请求书中没有以本专利母案的原始文本作为基础同本专利的授权文本进行详细对比，即赛冠公司没有对作为无效理由的专利法第三十三条进行具体陈述，根据《审查指南》的相关规定，此次口头审理不接受专利法第三十三条作为无效理由。

2009年12月11日，赛冠公司向专利复审委员会提出无效宣告请求二，请求宣告本专利全部无效，并在2010年3月17日的口头审理过程中明确其无效理由为本专利权利要求书和说明书的修改不符合专利法第三十三条的规定。赛冠公司提交了下列证据：

证据1’：公开号为CN1095998A、公开日为1994年12月7日的中国发明专利申请公开说明书复印件，共12页；

证据2’：授权公告号为CN1272216C、授权公告日为2006年8月30日的中国发明专利说明书复印件，共13页。

赛冠公司认为，本专利是证据1’的分案申请，相对证据1’的申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，专利权人修改的全部权利要求删除了限定应用领域、适用范围的技术特征，使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同；修改的说明书具有不允许改变的内容。对权利要求书和说明书的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

2010年2月21日，株式会社岛野提交了意见陈述书以及下列反证：

反证1：中华人民共和国行业标准自行车工业标准(2)复印件，共24页，中华人民共和国轻工业部于1994-01-06发布；

反证2：化学工业出版社于2003年1月印刷的《化学化工大辞典》复印件，共8页；

反证3：中国环境科学出版社出版的《英汉科技词天(下)》复印件，共2页；

反证4：中华人民共和国最高人民法院(2008)民监字第197号民事裁定书复印件，共4页。

株式会社岛野认为，本专利权利要求1-6所限定的全部内容，均明确地记载在原申请文件的权利要求书、说明书及附图之中，完全符合专利法第三十三条的相关规定。

2010年5月13日，专利复审委员会作出第15307号无效宣告请求审查决定(发文日：2010年9月19日)（以下简称第15307号决定），宣告本专利权全部无效。在该决定中专利复审委员会认定：

1、证据1’是本专利母案的公开文本，与原始申请文件一致，可以作为判断本专利申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的原说明书和权利要求书。反证2的印刷日晚于本专利的优先权日，反证3的印刷日不能确定，因此反证2、3均不能作为本专利的现有技术达到用以证明公知常识的目的。

2、关于对本专利申请文件所做“圆形孔”修改的问题

本专利为证据1’的分案申请，在证据2’即本专利授权文本的权利要求1、6中，株式会社岛野将原说明书中的第二连接结构修改为“圆形孔”，在权利要求3中将第一连接结构修改为“圆形孔”。

在证据1’的说明书中，对第一连接结构8a和第二连接结构8b的记载为圆的螺栓孔的形状；或者记载为圆形螺栓孔8a和圆形螺栓孔8b；或者多数记载为螺栓孔8a和螺栓孔8b。

圆形孔是“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”的上位概念，而且和“螺栓孔”的含义也有所不同。在机械领域中，所属领域的技术人员可以理解，圆形孔可以是包括圆形螺栓孔、圆形销孔、圆形通孔、圆形盲孔、圆形阶梯孔等在内的多种具有圆形形状的加工孔。因此，株式会社岛野将“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”概括修改为权利要求1、3、6中的圆形孔，显然包含了并未记载在原说明书和原权利要求书中的内容。所以这种修改使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。

尽管证据1’的原说明书第7页第5-7行记载了“螺栓孔8a和8b可以用其他任何形式的结构代替”，但并不能据此认定“其他任何形式的结构”就是记载了圆形孔，而且也不能证明“圆形孔”就可以等同于“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”的含义，使所属领域的技术人员看到的信息前后一致。而且，尽管附图1、3、5显示8a、8b的孔为圆形的，但附图的作用是使人能够直观地、形象化地理解发明的技术方案，对技术方案进行解释，是对“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”在图片上的简要形状显示。不能因为附图显示的孔为圆形的就认定“圆形孔”和“圆的螺栓”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”是相同的含义。因此，本专利对权利要求1、3、6的修改均不符合专利法第三十三条的规定。

3、关于对本专利申请文件中“模压”修改为“压制”的问题

本专利为证据1’的分案申请，在证据2’即本专利授权文本的权利要求2和说明书第7页第7行中，株式会社岛野将原说明书中的“模压”修改为“压制”。模压又称压塑，是指塑料或橡胶胶料等可塑性材料在闭合模腔内借助加热、加压而成型为制品的加工方法。压制是指用压的方法制造。显然，压制为模压的上位概念。模压和压制为不同含义的技术术语,对本领域的技术人员来说，原说明书中的“模压”和本专利权利要求2以及说明书中“压制”表达的是不同的信息。反证2的第2558页中关于“压塑成型”的条目记载为“又叫压制成型或模压成型”。在反证3中关于mould的词义解释为“①模塑，模压，压制”。即使考虑反证2、3，但这也仅是反证2、3对“压塑成型”和“mould”的词语释义，并不能据此来证明模压和压制本身具有相同的技术含义，能够表达相同的技术信息。故本专利将原说明书中的“模压”改成“压制”，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，所以这种修改是不允许的。因此，本专利对权利要求2和说明书的修改均不符合专利法第三十三条的规定。

鉴于本专利权利要求1-3、6和说明书的修改不符合专利法第三十三条的规定，而且，其余权利要求也不能完全克服上述缺陷，因此本专利权利要求1-6均不符合专利法第三十三条的规定。故不再对请求人提出的其它无效理由和证据进行评述。综上，专利复审委员会宣告本专利权全部无效。

株式会社岛野不服第15307号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院一审认为：专利复审委员会在查明事实的情况下，从方便当事人角度出发，作出宣告本专利权全部无效的第15307号决定，未损害当事人的合法权益，亦未违反相关法律规定，程序不违法。本案中，根据本专利权利要求1的记载，第二连接结构(8b)的形状为一大致圆形孔；根据本专利权利要求3的记载，第一连接结构(8a)的形式是一大致圆形孔。株式会社岛野将原申请文件中被称为“基本上圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”的8a和8b修改为“大致圆形孔”。将“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”概括修改为“圆形孔”，删除了原申请文件中始终作为发明的必要技术特征加以描述的“用于螺栓穿过”的技术特征，上述修改内容不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。因此，专利复审委员会认定本专利权利要求1、3的修改不符合专利法第三十三条的规定的结论正确。本专利权利要求3、4、6的修改亦不符合专利法第三十三条的规定。根据本专利权利要求2的记载，定位结构(8c)是通过压制形成的，株式会社岛野将原说明书中的“模压”修改为“压制”。对所属领域技术人员而言，压制属于模压的上位概念，两者含义不同。因此，本专利权利要求2和说明书的修改不符合专利法第三十三条的规定。据此判决：维持第15307号决定。一审案件受理费人民币一百元，由株式会社岛野负担。

株式会社岛野不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院二审认为：本案中，株式会社岛野将原申请文件中被称为“基本上圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”的8a和8b修改为“大致圆形孔”。对所属领域技术人员而言，圆形孔是圆的螺栓孔、圆形螺栓孔的上位概念，且与螺栓孔的含义不同。株式会社岛野将“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”概括修改为“圆形孔”，删除了原申请文件中始终作为发明的必要技术特征加以描述的“用于螺栓穿过”的技术特征，该修改内容不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。因此，专利复审委员会及一审法院认定本专利权利要求1、3的修改不符合专利法第三十三条的规定的结论正确，予以支持。本专利从属权利要求4、5、6均是在将8a和8b界定为圆形孔的基础上进行进一步限定，因此，本专利权利要求3、4、6的修改亦不符合专利法第三十三条的规定。株式会社岛野将原说明书中的“模压”修改为权利要求2中的“压制”，对所属领域技术人员而言，压制属于模压的上位概念，两者含义不同。株式会社岛野所做的这种修改，致使所属领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。因此，专利复审委员会及一审法院认定本专利权利要求2和说明书的修改不符合专利法第三十三条的规定正确，予以支持。据此判决：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各人民币一百元，由株式会社岛野负担。

株式会社岛野不服二审判决，向本院申请再审称：本专利的修改符合专利法第三十三条的规定。（一）权利要求6未引用权利要求3，没有限定第一连接结构（8a）的形式为大致圆形孔。其限定第二连接结构8b为连接螺栓（16）穿过的圆形孔，实质上并没有将原申请提及的“圆形螺栓孔”修改为“圆形孔”。（二）权利要求1是从形状角度限定第二连接结构的形状为一大致圆形孔，原申请的附图3、5中已清晰显示第一和第二连接结构8a、8b为大致圆形孔，说明书第7页第5-8行中也已提及螺栓孔可以用其他各种形式的结构代替，即8a、8b并不仅限于螺栓孔。螺栓孔是指“用于螺栓穿过的孔”，而不是“带有螺纹的孔”，在本专利中，“圆形孔”和“圆形螺栓孔”在结构和功能上没有任何差异。因此，权利要求1和3关于“圆形孔”的修改符合专利法第三十三条的规定。（三）本专利权利要求2中的“压制”系原申请文件中的“模压”修改而来，反证2和反证3均可证明对所属领域技术人员而言，两者具有相同的技术含义，可以替换使用。本专利中，支架8上只需存在凸台8c即可，并不需要使用对形状、尺寸、甚至表面纹理等有严格要求的非常精细的模具。因此，关于“压制”的修改符合专利法第三十三条的规定。据此，请求本院：撤销一、二审判决；撤销第15307号决定，判令专利复审委员会重新作出审查决定；本案一、二审案件受理费由专利复审委员会负担。知识产权律师

专利复审委员会答辩称：（一）本专利附图是对圆的螺栓孔、圆形螺栓孔等在图片上的简要形状显示，不能据此反向推导出“圆形孔”和“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”等具有相同含义。（二）衡量是否修改超范围的标准不仅仅是站在所属领域技术人员的角度，更要符合专利法第三十三条的“直接地、毫无疑义地确定”的实质要件，修改前后要保持信息的一致性。

宁波赛冠公司答辩称：（一）本专利的权利要求1不仅存在将第二连接结构8b超范围修改为圆形孔的问题，同时存在未对第一连接结构8a的形状和结构作任何限定的修改超范围问题。权利要求6引用权利要求1，也没有对第一连接结构8a的形状和结构作任何限定，同样存在修改超范围的问题。（二）原说明书中没有单独从形状角度对8a、8b进行说明，8a、8b始终与连接固定螺栓的作用和功能联系在一起，不属于可脱离“用于螺栓穿过”、“装有固定螺栓”等技术效果而存在的形状孔。（三）模压和压制是不同的技术手段，模压涉及模具的使用且模压件形状相同，而压制主要是改变压制件的密度且压制件的形状不相同。压制是模压的上位概念，两者表达的是不同的技术信息。

本院经审理查明，一、二审法院查明的事实基本属实。

本院认为，本案争议的焦点在于对本专利权利要求1、2、3、6的修改是否符合专利法第三十三条的规定。知识产权律师

专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”该条款的立法目的在于实现先申请制下专利申请人与社会公众之间的利益平衡：一方面，允许专利申请人对其专利申请文件进行修改和补正，以保证确有创造性的发明创造取得专利权；另一方面，将专利申请人的修改权限制在申请日公开的技术信息范围内，以保护社会公众对原专利申请文件的信赖利益。因此，可以将专利法第三十三条的含义作如下分解：第一，专利申请人有权对其专利申请文件进行修改。其一，可以通过修改补正专利申请文件中的撰写瑕疵；其二，可以通过修改对专利申请文件中公开的技术信息以适当的方式进行表述，对要求保护的范围作出调整。第二，基于先申请原则，专利申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。究其原因，一是为了鼓励专利申请人在申请日充分公开其发明创造；二是为了防止专利申请人将其在申请日未公开的发明创造通过修改纳入申请文件而不正当地获得先申请利益。

实践中，对于专利法第三十三条的适用，争议主要集中在什么是“原说明书和权利要求书记载的范围”。从该条款的立法目的出发，本院认为，“原说明书和权利要求书记载的范围”应当理解为原说明书和权利要求书所呈现的发明创造的全部信息，是对发明创造的全部信息的固定。这既是先申请制度的基石，也是专利申请进入后续阶段的客观基础。“原说明书和权利要求书记载的范围”具体可以表现为：原说明书及其附图和权利要求书以文字和图形直接记载的内容，以及所属领域普通技术人员根据原说明书及其附图和权利要求书能够确定的内容。审查专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，应当考虑所属技术领域的技术特点和惯常表达、所属领域普通技术人员的知识水平和认知能力、技术方案本身在技术上的内在必然要求等因素，以正确确定原说明书和权利要求书记载的范围。

就本案而言，本专利是以原申请为基础提出的分案申请所获得的授权，株式会社岛野在进行分案申请时对原申请文本进行了修改，具体涉及到以下修改内容：

（一）从“圆的螺栓孔”到“圆形孔”的修改

本案中，从“圆的螺栓孔”到“圆形孔”的修改体现为对第一连接结构8a和第二连接结构8b的修改。本专利权利要求1对8b的记载为“形状为一大致圆形孔”，权利要求3中对8a的记载为“形式是一大致圆形孔”。在原申请的权利要求2中记载第一连接结构8a和第二连接结构8b为“基本上圆的螺栓孔”，在原申请说明书中记载8a和8b为“基本上圆的螺栓孔的形状”、“圆形螺栓孔”以及“螺栓孔”。由此可见，在原申请文本中，8a和8b实质上由两个技术特征共同限定：一是圆形孔；二是供螺栓穿过。株式会社岛野将“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”以及“螺栓孔”概括修改为“圆形孔”，删除了“供螺栓穿过”的技术特征，在本专利授权文本的其他部分也未显示出8a和8b仅能供螺栓穿过的技术信息。实际上，在机械领域，对于圆形孔而言，其也可以供销钉等其它连接部件穿过。对本领域普通技术人员而言，“圆形孔”与“圆的螺栓孔”具有不同的技术含义。株式会社岛野的上述修改并不属于从原申请文本中能够确定的内容，因此，本专利权利要求1、3的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。株式会社岛野主张原说明书附图显示8a、8b为大致圆形孔，说明书中也已提及螺栓孔可以用其他各种形式的结构代替，即8a、8b并不仅限于螺栓孔。对此，本院认为，附图的作用是使人能够直观形象地理解发明的技术方案，原说明书附图显示8a、8b是圆形的，应理解为对“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”的简要形状显示。原说明书中记载“螺栓孔8a和8b可以用其他任何形式的结构代替”，“其他任何形式的结构”范围宽泛且不确定，不能据此认定其记载了圆形孔，更不能证明“圆形孔”与“圆的螺栓孔”具有相同的技术含义。对于株式会社岛野的上述主张，本院不予支持。

本专利权利要求6引用权利要求1，其附加技术特征为：“所述大致圆形孔8b设置成使一连接螺栓16穿过所述圆形孔而放置。”权利要求1未对8a作出修改，只是将8b修改为“大致圆形孔”，而权利要求6通过附加技术特征明确将8b限定为使连接螺栓穿过的圆形孔。也就是说，权利要求6通过附加技术特征的限定，又将8b从权利要求1的“圆形孔”实质上修改回到了原申请文本的“圆的螺栓孔”。权利要求6的这种修改没有导致本领域普通技术人员就8b看到的技术信息与原申请文本公开的技术信息有所不同，因此，权利要求6的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。一、二审判决和第15307号决定认定本专利权利要求6的修改不符合专利法第三十三条的规定，认定事实不清，适用法律错误，本院予以纠正。知识产权律师

（二）从“模压”到“压制”的修改

本案中，从“模压”到“压制”的修改体现为对定位结构8c的修改。本专利权利要求2记载8c“是通过压制形成”。在本专利说明书中也记载8c“可以通过例如对支架8的背面进行压制使形成支架8的板的一部分凸起而制成。”在原说明书中记载8c“可以通过例如对支架8的背面进行模压使形成支架8的板的一部分凸起而制成。”株式会社岛野将原说明书中的“模压”修改为本专利权利要求2中的“压制”。在机械领域，模压是指在压力加工过程中，使用模具或者模具类似物进行加工；而压制是指用压的方法进行制造，其并不必然涉及模具的使用，还包括锻压、冲压等技术手段。对本领域普通技术人员而言，压制属于模压的上位概念，两者具有不同的技术含义。株式会社岛野的上述修改并不属于从原申请文本中能够确定的内容，因此，本专利权利要求2的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。株式会社岛野主张反证2和反证3均可证明“模压”和“压制”具有相同的技术含义。对此，本院认为，反证2的印刷日晚于本专利的优先权日，反证3的印刷日不能确定，反证2、3均不能作为本专利的现有技术达到用以证明公知常识的目的。另外，反证2、3均为工具书，其对“压塑成型”和“mould”的词语释义并不能证明本领域普通技术人员认为“压制”和“模压”具有相同的技术含义。对于株式会社岛野的上述主张，本院不予支持。

至于株式会社岛野在庭审中主张本专利的发明点是通过提供支架8而调整后换挡器100的安装位置，导致本专利被宣告无效的两处修改均与发明点无关，第15307号决定无视本领域的技术现状和本专利的实际贡献，违背了专利法第三十三条的立法本意。对此，本院认为，专利制度是对技术方案的评价和肯定，一项技术方案能够被授予独占性的专利权，是因为其对现有技术做出了实质性的贡献。被授予的专利权的范围与该技术方案对现有技术的贡献大小相当，这是专利制度的合理性基础。一般而言，一项技术方案包含多个技术特征，其中体现发明创造对现有技术做出贡献的技术特征通常被称为“发明点”，“发明点”使发明创造相对于现有技术具有新颖性和创造性，是发明创造能够被授予专利权的基础和根本原因。在专利授权和确权程序中，确实存在因为“发明点”以外的技术特征的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而使得确有创造性的发明创造不能取得专利权的情形。专利法第三十三条对专利申请文件的修改没有区分“发明点”和“非发明点”而采取不同的标准，但是该条款的立法本意之一是尽可能保证确有创造性的发明创造取得专利权，实现专利申请人所获得的权利与其技术贡献相匹配。如果仅仅因为专利申请文件中“非发明点”的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而无视整个发明创造对现有技术的贡献，最终使得确有创造性的发明创造难以取得专利权，专利申请人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应，不仅有违实质公平，也有悖于专利法第三十三条的立法本意，不利于创新激励和科技发展。因此，在现行法律框架和制度体系下，在维护专利法第三十三条标准的前提下，相关部门应当积极寻求相应的解决和救济渠道，在防止专利申请人获得不正当的先申请利益的同时，积极挽救具有技术创新价值的发明创造。譬如，可以考虑通过在专利授权确权行政审查过程中设置相应的回复程序，允许专利申请人和专利权人放弃不符合专利法第三十三条的修改内容，将专利申请和授权文本再修改回到申请日提交的原始文本状态等程序性途径予以解决，避免确有创造性的发明创造因为“非发明点”的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而丧失其本应获得的与其对现有技术的贡献相适应的专利权，以推动科技进步和创新，最大限度地提升科技支撑引领经济社会发展的能力。知识产权律师

综上，第15307号决定认定本专利权利要求6的修改不符合专利法第三十三条的规定，认定事实不清，适用法律错误，依法应予撤销。专利复审委员会应当就本专利重新作出无效宣告请求审查决定。一、二审判决错误地维持第15307号决定，应当相应予以撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第一款第二项、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条之规定，判决如下：

一、撤销中华人民共和国北京市高级人民法院（2011）高行终字第1577号行政判决和中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第1139号行政判决；

二、撤销中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会第15307号无效宣告请求审查决定；

三、中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会就名称为“后换档器”的ZL02127848.2号发明专利重新作出无效宣告请求审查决定。

案件来源：

  最高人民法院行政判决书（2013）行提字第21号

参考书目：

《人民法院知识产权案例裁判要旨通纂》，北京大学出版社，2016年9月第1版，主编：吴汉东 宋晓明