授予专利权的外观设计不得与他人人申请日以前已经取得的合法权利相冲突-专利侵权律师|北京专利律师法律咨询_北京知识产权律师事务所网
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授予专利权的外观设计不得与他人人申请日以前已经取得的合法权利相冲突

作者:知识产权裁判文书网     来源:知识产权裁判文书网     发布时间:2018-11-27 09:36:19

案件要旨:

根据《专利法实施细则2010》的定义,外观设计,是对产品的形状、图案,或者结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。根据我国商标法的规定,文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音,以及上述要素的组合,均可以作为商标。因此从专利法和商标法的不同角度考察,可有不同的定性,既可以看做商标,也可以看成是外观设计。外观设计专利权的保护范围,以表示在图片或者照片中该产品的外观设计为准,因此外观设计的侵权判断和商标的侵权判断,具有一定重合之处。

专利法23条规定,“授予专利权的外观设计,不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”;《最高人民法院关于审理专利权纠纷案件适用法律若干问题规定》,第16条规定,“在先取得的合法权利,包括商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特定包装和装潢使用权”等规定,以及《专利审查指南2010》可知,未经权利人许可,外观设计专利使用了在先合法权利的客体,从而导致专利权的实施,将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益;专利法25条规定,“对平面印刷品的图案、色彩,或者二者的结合作出的起标识作用的设计不得授予专利”,其中主要标识作用是指该设计主要用于使消费者识别其包装或者标识产品的来源或者生产者避免外观设计,被用于作为商业标识。

本案中拜尔斯道夫股份有限公司已经举证证明了注册商标的公开时间,早于专利申请日,并提供了相关证据,证明该注册商标是作为瓶贴使用的,根据专利法23条关于“授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过,或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似”的规定,此外依据专利法第25条的规定,专利复审委员会应当就本专利外观设计专利权与拜尔斯道夫股份有限公司作为商标注册、外观设计是否相同或者近似作出判断。


相关法条:

《中华人民共和国专利法》 第23条 授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。

授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。

授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

本法所称现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

《中华人民共和国专利法》第25条 对下列各项,不授予专利权:

(一)科学发现;

(二)智力活动的规则和方法;

(三)疾病的诊断和治疗方法;

(四)动物和植物品种;

(五)用原子核变换方法获得的物质;

(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。


相应案例:


上诉人(一审原告)拜尔斯道夫股份有限公司,住所地德意志联邦共和国汉堡20245,乌纳大街48号。

法定代表人J·米勒·索恩塔克/M·布劳,拜尔斯道夫股份有限公司董事。

委托代理人董巍,中国专利代理(香港)有限公司专利代理人。

被上诉人(一审被告)中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会,住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人王景川,主任。

委托代理人钱亦俊,中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。

委托代理人高雪,中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。

被上诉人(一审第三人)许桂萍,住中华人民共和国广东省广州市机场路棠景街16号怡景大厦4楼。

上诉人拜尔斯道夫股份有限公司因专利无效宣告请求审查一案,不服北京市第一中级人民法院(2004)一中行初字第124号行政判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上诉人拜尔斯道夫股份有限公司的委托代理人董巍,被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)的委托代理人钱亦俊、高雪,到庭参加了诉讼。被上诉人(一审第三人)许桂萍经合法传唤未到庭。知识产权律师本案现已审理终结。

专利复审委员会于2003年6月24日作出第5149号无效宣告请求审查决定书,根据《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第23条和《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称《专利法实施细则》)第65条第三款的规定,维持00320662.9号外观设计专利权有效。北京市第一中级人民法院经审理认为,拜尔斯道夫股份有限公司在无效审查程序中提供的产品实物不能充分证明其有在先使用的事实,专利复审委第5149号决定对此的判断是正确的;拜尔斯道夫股份有限公司若将宣传手册作为在先公开的证据,其尚未穷尽证明其在先公开的举证责任;虽然本案的外观设计为“瓶贴&”,具有特殊性,属平面设计,拜尔斯道夫股份有限公司引证商标是图形,也属平面设计,两者之间具有一定的相同点,而按照《专利法》以上规定中的国内外出版物上公开发表过的外观设计以上规定中的国内外出版物上公开发表过的外观设计应当是在先外观设计,而并非商标等其他情形,拜尔斯道夫股份有限公司将本专利与其提供的商标相比较缺乏法律依据,该商标不能作为证明其在先公开的证据使用;拜尔斯道夫公司虽持有相应的注册商标及行政机关的处罚决定,但其所称本专利与其在先权利相冲突的事实未经行政机关作出相应处罚决定亦无人民法院判决,尚不能进行实体判断。因此,专利复审委员会作出的第5149号决定认定事实清楚,适用法律正确,符合法定程序,遂判决维持了该无效宣告请求审查决定。

拜尔斯道夫股份有限公司对一审判决不服,提起上诉。请求二审法院撤销一审判决,撤销无效宣告请求审查决定。主要理由是:第一、在第00320662.9号外观设计专利专利权人许桂萍完全不参加无效程序的情况下,专利复审委员会要求拜尔斯道夫股份有限公司单方面承担不合理的过重的举证义务,从而造成专利复审委所作出的无效宣告请求审查决定明显缺乏公正性;第二、在本专利申请日之前,与本专利近似的外观设计在出版物上已公开发表过,因此,本专利不具备新颖性;第三、专利复审委在决定中也没有考虑本专利与拜尔斯道夫股份有限公司在本专利申请日之前已经注册的第1056540号注册商标的设计近似。

专利复审委员会答辩认为,专利复审委员会作出的5149号决定认定事实清楚,适用法律正确。请求二审法院维持一审判决。

本院经审理查明,2000年3月22日,许桂萍向中华人民共和国国家知识产权局申请名称为“瓶贴(1)&”的外观设计专利,申请号为00320662.9,该申请于2000年11月29日获得授权公告。

针对该专利,拜尔斯道夫股份有限公司于2001年10月9日向专利复审委员会提出无效宣告请求,其主要的理由是:第一、本专利同申请日以前在国内出版物上公开发表过的外观设计相近似。一方面是同拜尔斯道夫股份有限公司于1999年在国内出版物上公开发表过的一种“瓶贴&”外观设计相近似;另一方面,拜尔斯道夫股份有限公司在1997年已经获得第1056540号注册商标,该商标也是一种“瓶贴&”外观设计。第二、本专利同申请日以前在国内公开使用过的外观设计相近似。第三、本专利与拜尔斯道夫股份有限公司在先取得的商标权相冲突。因此,本专利不符合《专利法》第23条的规定,应予以宣告无效。拜尔斯道夫股份有限同时提交了6份证据,即附件1:拜尔斯道夫股份有限公司的相关公司在中国印制并派发的小册子原件一本;附件2:拜尔斯道夫股份有限公司的相关公司的产品“瓶贴&”外观设计产品实物一件;附件3:拜尔斯道夫股份有限公司的1056540号商标注册证复印件;附件4:拜尔斯道夫股份有限公司的1056540号注册商标的公告复印件;附件5:拜尔斯道夫股份有限公司的相关公司在中国销售的产品样品;附件6:广州市工商行政管理局从化分局[穗工商从分商处字(2001)第001号]行政处罚决定书。知识产权律师

专利复审委员会受理上述无效宣告请求后,将无效宣告请求书及相关证据材料副本转送给专利权人许桂萍。针对上述无效宣告请求,许桂萍没有进行意见陈述。专利复审委员会于2002年8月14日对案件进行口头审理。口头审理时,拜尔斯道夫股份有限公司认为,许桂萍始终没有意见陈述,又不参加口头审理,应视为对拜尔斯道夫公司提交证据的默认。

2002年9月2日,针对口头审理中专利复审委员会对拜尔斯道夫股份有限公司提交的证据的质询意见,拜尔斯道夫股份有限公司进行了意见陈述,同时补充提交了三份证据,即附件7:《订印合约书》复印件的公证件;附件8:盖有上海李岱艾广告公司公章的《临时性广告经营许可证》复印件两份;附件9:拜尔斯道夫股份有限公司自行拍摄的侵权产品照片。

2003年2月10日,专利复审委员会将拜尔斯道夫公司提交的上述附件7、附件8、附件9三份证据转送许桂萍,要求其在规定期限内进行答复。许桂萍没有进行任何意见陈述。

专利复审委员会认为,由于拜尔斯道夫股份有限公司的证据附件1上没有显示公开发表的时间,仅在封底印有“(沪)工商广临字印号99-1501559&”和“穗临广审字(1999)第421号&”,拜尔斯道夫股份有限公司因此提交了附件7、附件8,而附件7仅是一个用于印刷某一规格的宣传册的印刷合同,与附件1不能形成唯一确定的对应关系,二者缺乏关联性,故不能就此认定附件7就是附件1的印刷合同,故不能依据附件7确定附件1的印刷时间及公开日期。由于拜尔斯道夫股份有限公司没有按期提交附件8即《临时性广告经营许可证》的原件,其又不能提交有证明力的其他佐证,仅凭广告公司的签章不足以确认附件8的真实性,因此,不能用附件8证明附件1的公开时间。基于上述分析,拜尔斯道夫股份有限公司提交的附件1、附件7、附件8没有形成完整有效的证据链证明在本专利申请日之前已有与其相近似的外观设计在出版物上公开发表过。鉴于上述证据未能形成完整有效的证据链,与本专利的近似性即无需评述。尽管拜尔斯道夫股份有限公司的证据5的瓶贴上印有“20011113&”及“请在标示日期前使用&”字样,但由此无法确认其出售日期。拜尔斯道夫股份有限公司称“沐浴露产品的使用期限通常为三年,由此推知该样品的生产日期是1998年,…&”,该推论缺乏足够的证据支持。况且该证据不足以证明其是在本专利申请日之前在国内公开销售的,故附件5不能充分证明在本专利申请日之前已有与其相近似的外观设计在国内公开使用过。根据《实施细则》第六十五条第三款规定,以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理。由于拜尔斯道夫股份有限公司提交的附件6中没有指明侵权外观设计的专利号,仅指明其涉及的产品外观设计是“迪彩牌焗油滋润健康护理洗发露&”,而从本专利主视图观察,本专利产品是“迪彩牌去屑止痒健康护理洗发露&”,显然,二者不是同一个产品,而针对本专利外观设计,拜尔斯道夫股份有限公司始终未能提供有证明力的、生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决。因此,拜尔斯道夫股份有限公司提交的证据不足以证明本专利与他人在先取得的合法权利相冲突。知识产权律师

专利复审委员会于2003年6月24日作出第5149号无效宣告请求审查决定。根据《专利法》第23条的规定,维持00320662.9号外观设计专利权有效。

拜尔斯道夫股份有限公司对该无效宣告请求审查决定不服,提起行政诉讼。请求一审法院撤销该无效宣告请求审查决定。

本案一审期间,专利复审委员会向一审法院提交的证据有:1、本专利公报;2、拜尔斯道夫股份有限公司的相关公司在中国印制并派发的小册子一本;3、《订印合约书》复印件的公证件;4、盖有上海李岱艾广告有限公司(以下简称李岱艾广告公司)公章的《临时性广告经营许可证》复印件两份;5、拜尔斯道夫股份有限公司的1056540号商标注册证复印件;6、拜尔斯道夫股份有限公司的1056540号注册商标的公告复印件;7、广州市工商行政管理局从化分局行政处罚决定书[穗工商从分商处字(2001)第001号];8、拜尔斯道夫股份有限公司自行拍摄的侵权产品照片;9、拜尔斯道夫股份有限公司的相关产品实物一件。

本案一审期间,拜尔斯道夫股份有限公司向一审法院提交的证据共12份,其中证据1–5、8–11与专利复审委的证据相同,其余证据为拜尔斯道夫股份有限公司于2002年9月2日、9月27日、12月20日向专利复审委员会提交的意见陈述书。

前述证据已随案移送本院。经当庭质证及本院审查核实,一审法院对本案各方当事人提交的上述证据的审查认定无误。本院予以确认。

本院认为:根据《专利法》和《专利法实施细则》的有关规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效;请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。因此,专利无效宣告请求的申请人负有证明该专利权的授予不符合有关法律规定的举证责任。

由于拜尔斯道夫股份有限公司的证据附件1,即拜尔斯道夫股份有限公司的相关公司在中国印制并派发的小册子原件上没有显示公开发表的时间,仅在封底印有“(沪)工商广临字印号99-1501559&”和“穗临广审字(1999)第421号&”,而此后拜尔斯道夫股份有限公司提交的相关证据或与附件1不能形成唯一确定的对应关系,或缺乏真实性,因此,专利复审委员会认定附件1不能作为对比文件是正确的。

关于拜尔斯道夫股份有限公司提交的证据附件5,即拜尔斯道夫股份有限公司的相关公司在中国销售的产品样品,由于无法确认该样品的出售日期,不足以证明其是在本专利申请日之前在国内公开销售的,故该证据不能作为对比文件。专利复审委员会的认定亦无不当。

拜尔斯道夫股份有限公司向专利复审委员会提交了证据附件2,即拜尔斯道夫股份有限公司的相关公司的产品“瓶贴&”外观设计产品实物一件;证据附件3,即拜尔斯道夫股份有限公司的1056540号商标注册证复印件;证据附件4,即拜尔斯道夫股份有限公司的1056540号注册商标的公告复印件,用以上证据证明本专利同申请日以前在国内出版物上公开发表过的外观设计相近似。专利复审委员会认为,以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的,必须向专利复审委员会提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决。由于拜尔斯道夫股份有限公司始终未能提供有证明力的、生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决。因此,拜尔斯道夫股份有限公司提交的证据不足以证明本专利与他人在先取得的合法权利相冲突。对此问题,一审法院认为,本专利为“瓶贴&”,属平面设计,拜尔斯道夫股份有限公司提交的对比文件商标是图形,也属平面设计。但是按照《专利法》以上规定中的国内外出版物上公开发表过的外观设计应当是在先外观设计,而并非商标等其他情形,因此该商标不能作为证明其在先公开的证据使用。

根据《专利法实施细则》的有关规定,外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。根据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)的规定,文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合以及上述要素的组合均可以作为商标。因此,从《专利法》和《商标法》不同角度考察,可以有不同的定性,既可以看成是商标,也可以看成是外观设计。本案中,拜尔斯道夫股份有限公司已经举证证明了注册商标的公开时间是1997年4月21日,早于本专利申请日,并提供相关证据证明该注册商标是作为瓶贴使用的。根据《专利法》第23条授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似的规定,专利复审委员会应当就许桂平所享有的00320662.9号外观设计专利权与拜尔斯道夫股份有限公司作为商标注册的外观设计是否相同或者是否相近似作出判断。专利复审委员会和一审法院不加区别地认为不能将外观设计专利与商标相比对是不正确的。因此,专利复审委员会作出第5149号无效宣告请求审查决定,维持00320662.9号外观设计专利权有效是错误的。一审判决维持专利复审委员会的该无效宣告请求审查决定书,认定事实错误,适用法律不当,依法应予以纠正。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(三)项的规定,判决如下:

一、撤销北京市第一中级人民法院(2004)一中行初字第124号行政判决书;

二、撤销中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会2003年6月24日作出第5149号无效宣告请求审查决定。

三、二审案件受理费人民币各1,000元,均由被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担(本判决送达后七日内交纳)。

本判决为终审判决。


案件来源:

北京高院民事判决书(2005)高行终字第00199号


参考书目:


《人民法院知识产权案例裁判要旨通纂》,北京大学出版社,2016年9月第1版,主编:吴汉东 宋晓明

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