作为在先权利的前提，对该标识（未注册商标、企业或商品名称）主张权利的人必须有使用标识的行为，且标识能够识别商品来源

作者：黄继保律师     来源：知识产权法     发布时间：2017-06-23 08:46:41

案件要旨：

知识产权律师：本案中，根据索尼爱立信公司提供的证据，不能证明争议商标“索爱”已经成为其企业名称的简称及其未注册商标“索尼爱立信”简称，且根据原审法院查明的事实，在本案争议商标申请日前，索尼爱立信公司的相关手机均未在中国大陆生产和销售，其关于争议商标是其知名商品特有名称简称的主张亦不能成立。而且，无论是作为未注册商标的简称，还是作为企业名称或知名商品特有名称的简称，其受法律保护的前提是，对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为，且该标识已能够识别其商品来源。在本案争议商标申请日前，没有证据证明索尼爱立信公司将争议商标用作其产品来源的标识，亦未有证据证明其有将该争议商标用来标识其产品来源的意图。鉴此，最高人民法院认为，在争议商标申请日前，索尼爱立信公司并无将争议商标作为其商业标识的意图和行为，相关媒体对其手机产品的相关报道不能为其创设受法律保护的民事权益，因此索尼爱立信公司关于争议商标的注册损害其在先权利的再审理由不能成立。

对应法条：

商标法第十条第一款第八项：下列标志不得作为商标使用：…（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

商标法第31条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第17条2款：人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准。

相应案例：

申 请 人 ： 广州市索爱数码科技有限公司，刘建佳

被申请人： 国家工商行政管理总局商标评审委员会

2003年3月19日，刘建佳向国家工商行政总局商标局（简称商标局）提出“索爱”商标（简称争议商标）的注册申请，2004年8月7日该商标经核准注册，核定使用商品为第9类影碟机、扩音器、扬声器音箱、电话机等商品，商标注册号为3492439。

一、商标评审委员会无效宣告程序：维持争议商标

2005年6月7日，索尼爱立信（中国）公司对“索爱”商标（简称争议商标）提出撤销注册申请，其理由主要是：“索爱”是索尼爱立信（中国）公司在中国拥有的驰名商标，刘建佳恶意注册争议商标将侵害其公司的合法权益，且违反《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十条第一款第（八）项和《中华人民共和国反不正当竞争法》（简称反不正当竞争法）第五条第（二）项的规定。2007年11月28日，商标评审委员会裁定争议商标予以维持。

二、北京一中院一审程序：撤销商评委决定，要求其重新作出决定。

索尼爱立信（中国）公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，北京市第一中级人民法院认为:从2002年12月开始直至争议商标申请注册之前，曾先后在多家网站上出现了对不同型号“索爱手机”以及其他“索爱”电子产品的报导、评论，且这些产品的生产者均指向“索尼爱立信公司”或“索尼爱立信（中国）公司”。从汉语的语言表达来看，“索尼爱立信”在呼叫上相对繁琐，根据汉语中广泛使用简称（或称之为缩略语）的语言习惯，在组成“索尼爱立信”的两家公司或品牌“索尼”和“爱立信”中各取一字构成对其简称是非常自然的。通过上述互联网上持续出现的内容也可以进一步佐证，在日常生活中，自索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司成立以及其手机和电子产品面世后，“索爱”这一简称被中国相关公众、媒体采用并广泛使用，且这种称谓已被广大消费者感知并一致认同，成为“索尼爱立信”公认的简称，与之形成了唯一的对应关系。虽然刘建佳试图举证证明在实际生活中可能存在其他包含“索爱”文字的注册商标，但仍不能证明该“索爱”商标已经能够使广大消费者意识到在手机和相关电子产品上还有其他“索爱”品牌的产品，故刘建佳的主张本院不予支持。北京市第一中级人民法院依照判决，撤销商标评审委员会做出的第11295号裁定，商标评审委员会重新就索尼爱立信（中国）公司对“索爱”商标提出的争议申请做出裁定。

三、北京高院二审程序：维持商评委决定。

刘建佳不服，向北京高院提起上诉。北京高院二审认为，反不正当竞争法第五条第（二）项规定，经营者不得采用“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”，损害竞争对手的行为。商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。知名商品的特有名称本质为已经使用并有一定影响的商标，因此爱立信（中国）公司所提争议商标的注册构成反不正当竞争法第五条第（二）项规定的行为，体现于商标法第三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的情形。对此，索尼爱立信（中国）公司及刘建佳均无异议。

根据商标法第三十一条的规定，被抢注的商标是指他人已经使用并有一定影响的商标。商标法实施条例第三条规定，商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。因此，被抢注的商标应当由被抢注人自己在商业活动中予以了使用。索尼爱立信（中国）公司未对“索爱”字样进行商标法意义上的使用，其注册争议商标不构成商标法第三十一条规定的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的主张成立。

据此，二审判决如下：撤销北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第196号行政判决；维持国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2007〕第11295号《关于第3492439号“索爱”商标争议裁定书》。

四、最高法院再审程序：维持商评委决定。

国家工商行政管理总局商标评审委员会向最高人民法院申请再审。最高人民法院认为，本案中的争议商标“索爱”，无论是作为未注册商标的简称，还是作为企业名称或知名商品特有名称的简称，其受法律保护的前提是，对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为，且该标识已能够识别其商品来源。

《商标法》第31条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第17条第2款规定：“人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准。”因此争议商标申请日前，索尼爱立信公司是否对其享有在先权利成为认定争议商标的注册是否违反了《商标法》第31条的前提。本案中，根据索尼爱立信公司提供的证据，不能证明争议商标“索爱”已经成为其企业名称的简称及其未注册商标“索尼爱立信”简称，且根据原审法院查明的事实，在本案争议商标申请日前，索尼爱立信公司的相关手机均未在中国大陆生产和销售，其关于争议商标是其知名商品特有名称简称的主张亦不能成立。而且，无论是作为未注册商标的简称，还是作为企业名称或知名商品特有名称的简称，其受法律保护的前提是，对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为，且该标识已能够识别其商品来源。在本案争议商标申请日前，没有证据证明索尼爱立信公司将争议商标用作其产品来源的标识，亦未有证据证明其有将该争议商标用来标识其产品来源的意图。相反，根据法院查明的事实，直至2007年10月、12月，在争议商标已经被核准注册三年之后，索尼爱立信集团副总裁兼中国区主管卢健生仍多次声明“索爱”并不能代表“索尼爱立信”，认为“索尼爱立信”被非正式简称为“索爱”不可以接受。鉴此，最高人民法院认为，在争议商标申请日前，索尼爱立信公司并无将争议商标作为其商业标识的意图和行为，相关媒体对其手机产品的相关报道不能为其创设受法律保护的民事权益，因此索尼爱立信公司关于争议商标的注册损害其在先权利的再审理由不能成立。据此，驳回商标评审委员会的再审申请。

案件来源：

最高人民法院（2010）知行字第48号

参考书目：

《人民法院知识产权案例裁判要旨通纂》，北京大学出版社，2016年9月第1版，主编：吴汉东 宋晓明