想要做好商标转让，这四个问题必须注意

作者：徐宁     来源：中华商标杂志     发布时间：2017-06-06 10:06:41

随着商标注册申请量的逐年大幅递增， 寓意好且创意无限的商标已变为越来越稀缺的资源，商标因近似被驳回的现象越来越多， 购买商标就成为扫清注册障碍， 获得商标专用权的一种有效方法， 因此， 笔者就商标转让实践中需要关注的一些问题进行探讨。

之所以购买商标， 多为两种情形， 一种是拟申请商标被在先的商标所阻挡， 另一种是为了节约各种成本直接购买心仪的注册商标直接使用。第一种情形最为常见， 一般是因为拟申请商标与在先商标的近似程度非常高， 即使提交驳回复审通过的几率也很小， 那么当务之急就是通过购买在先商标扫清障碍， 但需要注意的是， 如果拟购买的商标是申请人或注册人企业名称全称或是与企业名称存在密切对应关系的商标， 在转让中很有可能会被商标局认定为容易导致混淆而不予核准转让， 因此购买此类商标需要慎重考虑交易风险。 下文将简要介绍下商标转让实践中需要关注的问题：

一、商标交易前的尽职调查

1、对商标档案的调查

知己知彼百战不殆， 商标自申请至注册， 顺利也需要12-18个月的时间， 有些商标会遭遇比较多的磨难， 因此在购买商标时需要对拟购买商标的状态有一个全面的了解。

最普遍的做法是通过商标局网站的公开查询系统查询该商标完整的申请注册流程， 一般包括申请日、 注册日、 专用权到期日， 是否已续展，是否存在驳回、 异议、 转让、 许可、 质押、 无效宣告、 撤销三年不使用等情形。 如果是申请中的商标， 需要重点查询目前的状态， 是否已进入实质审查阶段， 是否已被驳回， 是否已提交驳回复审申请， 是否进入了异议程序等等。 如果是注册商标， 需要重点查询注册是否存在许可、 质押、无效宣告、 撤销三年不使用等情形。 如果是经历磨难较多的商标， 流程的显示会很复杂， 需要按照时间点梳理清楚， 必要时需要查询该商标的各种公告信息， 以便确认该商标究竟经历过什么，现在的状态如何。

另外， 无论拟购买商标的状态是申请中或是注册中， 均需要重点查询该商标目前的权利人，如果商标处于转让过程中则需要确认受让主体，锁定商标的实际所有人。 因商标局的公开信息存在一定的滞后性， 查询到的上述信息仅能作为参考， 不可完全依赖。 实践中， 权利主体的规模越大购买的难度就越大， 如果权利人实力雄厚， 笔者的观点是先联系其商标代理机构， 看是否存在交易的可能。

2、对商标可能存在风险的判断

通过商标状态的查询， 对拟购买商标有了一定的了解， 接着就需要判断拟购买商标是否可最终获得注册； 若是已注册商标， 对其权利稳定性进行初步判断， 笔者认为需要综合考虑以下几点：

第一， 商标本身是否违反《 商标法》 第10条禁用条款， 是否违反第11、 12条关于显著性、 功能性的禁注条款， 是否违反第44条第1款欺骗或者其他不正当手段条款， 如违反了上述条款， 申请中的商标很可能无法通过审查， 已初审公告或获得注册的商标也存在被随时提出异议或无效的风险。

第二， 商标本身是否违反《 商标法》 第13、15、 16、 30-32条关于驰名商标、 代理人代表人或其他关系人抢注、 地理标志、 在先申请或注册、 在先权益及恶意抢注的规定， 如违反了上述条款， 申请中的商标很可能无法通过审查， 已初审公告或获得注册的商标也在一定时间段内存在被提出异议或无效的风险， 如果恶意侵犯驰名商标权益则不受五年之限。

第三， 已注册商标在实际使用中是否存在《 商标法》 第49条规定的情形（ 自行改变注册事项、 成为通用名称、 三年未使用） ， 如果存在上述情形注册商标可能被撤销， 所以需要在后续的商标使用情况调查中对这些情形予以重点关注。

综合评估上述风险， 购买申请中商标的风险是最大的， 一般不建议投入过多的精力和资金用于商标的购买； 如果拟购买已注册商标， 一般需要多注意该商标被提出撤销三年不使用的风险，以及商标的显著性是否存在退化等情形。

3、对商标实际使用情况的调查

除了对商标档案进行调查， 对商标权利稳定性进行评估， 在对商标进行购买谈判前， 还需要开展商标的实际使用情况调查工作， 调查内容主要聚焦于商标是否已实际使用， 如已使用， 商标的使用主体是谁， 商标的实际使用情况如何（ 主要调查商标使用时间、 范围、 方式等） ， 以此初步判断商标的价值、 评估谈判的难度。 还要根据商标实际使用情况， 考察商标是否存在可能被撤销的情形、 有无侵权的风险， 有无后续被维权的可能。 在这一步骤中， 最重要的一环就是要找到真正的权利人。

二、交易前的谈判

之所以强调要找到真正的权利人， 是因为实践中谈判往往是与权利人的代理人或是实际控制人谈， 那么需要谨慎确认其是否有权代替权利人行使权利， 最后是否可以签署真实的商标转让合同及转让申请书， 以促成转让的顺利完成。

另外， 谈判中购买者的身份将直接影响商标交易对方的出价， 如果由律所等法律服务机构谈判， 出售者很容易根据律所的规模推断出购买者的经济实力， 所以现实中往往是以小公司的名义直接进行谈判， 以便降低交易成本。 这一环节中的变数最大， 需要时刻关注谈判对方的动向。

三、签署商标转让合同

一旦谈判成功， 就需要签署商标转让合同，尽管目前向商标局提交转让申请已无需提交转让合同， 但是签署约定完备的转让合同会为受让人提供有力的保障， 因此需要格外重视。

首先， 需要在合同中列明商标名称、 商标号、 商品类别， 清晰约定转让价款、 各个节点的付款时间及比例， 建议约定在商标局转让核准后再支付比例尽量高的尾款， 降低受让人的交易风险。

其次， 转让人需承诺其为商标的合法所有人， 有权转让该商标， 如因此导致转让不被核准， 其应全额退款并承担比较重的违约责任， 如此约定是为了避免因商标查询系统更新不及时导致受让人与非商标所有人签署合同并支付价款的情形， 总之尽最大可能避免受让人支付对价却无法获得商标转让核准。

转让人还需承诺其在转让申请书上加盖的公章与此前在注册申请书上加盖的公章完全一致，提供的营业执照一致， 如不一致需要如实向受让人说明并提供相应的证明， 如因此导致转让不被核准将承担较重的违约责任。 此外， 转让人需在合同中承诺商标不存在权利瑕疵， 最好能对可能影响商标权利的各种情形做出具体的约定， 如无使用被提撤销三年不使用、 后续被维权是否承担相应的责任， 如因商标先天不足、 演变、 在先权利等导致商标最终无法获权或无效是否承担相应责任等。

最后， 将提供注册证、 变更、 续展证明及商标使用证据等作为受让人付款的先决条件或是转让方重要的义务， 如期无法提供需承担违约责任等。

四、提供商标转让所需材料

商标转让合同签署后， 最后一步就是转让人与受让人共同签署商标转让申请书、 各自提供营业执照、 转让人提供自愿转让公证书， 双方提交商标转让申请了。

以上是知识产权律师在商标转让实践中的一些总结，每笔交易的情况不尽相同， 如果拟购买的商标十分重要， 交易标的较高， 建议全面开展上述工作， 尽最大可能规避可预见的风险。