维诗观点 | 杨安进：关于《专利法》修改新增制度的思考

作者：杨安进律师     来源：北京维诗知识产权律师     发布时间：2017-05-18 09:06:45

（2016年9月28日，国务院法制办就专利法修订草案召开研讨会，本文摘自作者的会议书面发言）

《专利法》的修改已经在社会上酝酿了较长时间，各方面形成了不同的意见。本次修改立足于“小修小补”，其中增加了若干制度。笔者试图对这些新增制度展开独立的思考。

一 、专利行政执法是应该加强还是限制？

第六十一条（新增）

处理专利侵权纠纷的专利行政部门，应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。调解协议达成后，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的, 对方当事人可以申请人民法院确认并强制执行。

社会上对专利行政执法的发展趋势有不同的声音，有的主张加强，有的主张严格限制行政执法，乃至逐渐取消。尤其是对专利侵权的行政执法，本次草案的基本精神是增强、扩张，而法院系统的一些看法是限制、削弱乃至取消。

要说明这个问题，首先要认清目前专利侵权纠纷面临的主要问题，本人概括如下：

1.审理周期太长，胜诉获赔低，当事人难以承担的讼累抑制了维权的积极性和社会效果；

2.一些涉及工艺、方法的专利侵权当事人取证难，只能放任；

3.案件多，审理机构专业性参差不齐，有的案件审理质量不高；

4.一些中小企业和个人当事人对专利法知识欠缺，而一些有能力的大中型企业又越来越倾向于将专利侵权作为竞争武器，这些都在一定程度上造成专利权滥用，从而形成一些无效的争议；

5.过分依赖法院，欠缺争议调解等多元争议解决方式。

基于此，本人认为，知识产权的行政执法还是应该保留，甚至应该加强。专利行政执法已经形成了自己的历史，就看能否看准时机和路线及时发扬光大下去。

司法途径由于受民事诉讼程序的约束，纠纷处理时间长，且合格的专利法官案多人少，进一步延长了审理周期。行政执法成本低，程序上更灵活，不仅能通过普法、调解等方式很好地过滤掉一些上文所说的无效的争议，而且因其可以主动依职权取证，更容易查清事实，尤其对于工艺、方法类专利侵权，行政程序更显优势。另外，知识产权局系统联系企业和行业更多，在审理案件时理应对企业和行业有时更容易了解。

二、专利行政执法是否应该赋予主动查处专利侵权行为的权力？

第三条

国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作，统一受理和审查专利申请，依法授予专利权，负责涉及专利的市场监督管理，查处有重大影响的专利侵权和假冒专利行为，建设专利信息公共服务体系，促进专利信息传播与利用。

………

从上述分析的专利侵权纠纷面临的主要问题可见，赋予专利行政部门主动查处专利侵权行为的权力，基本上无助于上述问题的解决。

专利、商标、著作权均属于私权，对其侵权行为的处置，主要还要依赖于权利人的自我救济

从目前对商标、著作权的主动查处效果来看，公权力主动介入对这些私权的侵权，效果并不明显。虽然法律规定商标、著作权的相应行政部门有权主动查处侵权行为，但现实中我们可以看到，由于各种复杂原因，这些部门对于一些广泛存在、社会影响恶劣的侵权行为的查处并未达到相应的效果，侵犯著作权、商标权的严重社会问题并未因此缓解。比如，一些汽配城、商场普遍长期存在的假冒名牌现象，百度文库、豆丁网等网站广泛存在的著作权侵权，这些部门并未主动查处，前者主要靠权利人自己组织打假队伍，甚至使得打假成了一个行业；后者则除了一些知名作家起诉外，其他权利人因诉讼成本问题只能放任侵权。

行政部门有时出现的主动查处，往往要么是因某种原因的运动式短期行为，要么是基于权利人投诉而采取的行为。

由此可见，在商标、著作权领域，行政机关的主动查处权并未体现为一种成功的制度设计，甚至因为主动查处权而留下的寻租空间而导致新的社会问题。在此情况下，专利领域再增加此制度的必要性值得再探讨。

因此，专利行政执法还是应充分发挥其成本低、程序便利、容易调解、取证优势等方面的特点，选择一些大城市的知识产权局增强其专业性，加强队伍建设，但还应遵循“不告不理”的基本原则，不宜动辄采取罚款等强制措施。

简而言之，专利行政执法应该立足“做强”现有功能，通过力量集中和整合，形成像样的专业执法队伍，形成自己独特的风格和形象，树立自己的价值观，与司法建立良好有序的互动体系。在当前情况下，一味进行权力的扩张，不见得可取。

三、关于专利行政执法的罚款权，以及县级政府设置专利行政执法部门的必要性？

第三条

………

前款所称地方人民政府专利行政部门是指省级、设区的市级以及法律法规授权的县级人民政府专利行政部门。

第六十条

………

对群体侵权、重复侵权等扰乱市场秩序的故意侵犯专利权行为，专利行政部门可以依法查处，责令侵权人立即停止侵权行为，并可以没收侵权产品、专门用于制造侵权产品或者使用侵权方法的零部件、工具、模具、设备等。对重复侵犯专利权的行为，专利行政部门可以处以罚款，非法经营额五万元以上的,可以处非法经营额一倍以上五倍以下的罚款；没有非法经营额或者非法经营额五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款。

行政机关就知识产权侵权行为进行罚款，偏离了私权保护的初衷，也会形成“创收”冲动，就制止侵权行为而言，必要性不大，反而会引发新的问题。美国国际贸易委员会（ITC）就是一种典型的行政机构，但其主要价值在于判断侵权和发出禁令，不处理赔偿，更不罚款，在某种角度上与中国的专利行政执法程序有类似之处，但职能上有本质差异。

目前除了一些大城市的区县级行政部门，可能具备能力协助和处理专利侵权之外，其他中小城市、州县没有设立专利行政执法部门的必要，理由如下：

1.县一级专利案件本身就很少，会造成浪费；

2.行政部门在专利侵权方面专业队伍力量一直不强，即使一些一线城市尚且如此，到县一级更缺乏必要的专业人才；

3.专利案件相对集中处理，在全球都是一个趋势，中国设立知识产权法院也是如此考虑，下放到县一级显然与该趋势违背，行政部门的专利侵权处理力量也应逐渐集中，而非分散；

4.即使有少量的县级城市存在专利侵权案件多的问题，也可以通过委托执法等现行体制解决，而不必普遍另设机构，造成这个系统可能越来越臃肿。

四、对驳回复审，专利复审委员会是否应增加依职权审查的权限？

第四十一条

国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。

专利复审委员会对复审请求进行审查，必要的时候可以对专利申请是否符合本法有关规定的其他情形进行审查，作出决定，并通知专利申请人。

………

虑到中国专利申请量大，一个稳定、专业的审查员队伍建设需要一个循序渐进的过程，复审委依职权审查有利于提高专利审查质量，提升权利的稳定性。

就专利申请而言，驳回复审本就是一个中间性程序，最终司法决定。对当事人而言，似乎是丧失了一个程序权利，但总体而言并不会实质上损害申请人的权利，因为申请人后续还有两个程序（行政诉讼一审和二审）获得救济。

该问题实际上涉及到对驳回复审程序的性质如何界定的问题。在对复审委未作总体变动之前，该修改不失为一种临时修补措施。

五、对无效程序，专利复审委员会是否应增加依职权审查的权限？

第四十六条

专利复审委员会对宣告专利权无效的请求进行审查，必要的时候可以对专利权是否符合本法有关规定的其他情形进行审查，及时作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效或者维持专利权的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。

………

无效程序是一种平等主体之间的对抗性行为，与驳回复审程序具有本质区别。无效程序中，复审委应当居中裁判，而非主动审查专利效力。

在当事人的告诉之外，依职权审查专利的有效性，实际上是延长了专利审查周期，丧失了程序价值的正当性。

无效程序往往与侵权程序相关联，已经成为专利侵权时间漫长的一个重要原因。因此，无效程序的司法救济发展趋势，应该是将现在的行政诉讼逐渐演变成无效请求人和专利权人平等主体之间的民事诉讼，这就要求复审委的应当是准司法乃至以后可能成为司法的性质。依职权审查专利无效很显然会阻碍这种发展趋势。 

六、专利行政执法是应该加强还是限制？

第六十二条（新增）

明知有关产品系专门用于实施专利的原材料、中间物、零部件、设备，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为的，应当与侵权人承担连带责任。

明知有关产品、方法属于专利产品或者专利方法，未经专利权人许可，为生产经营目的诱导他人实施了侵犯该专利权的行为的，应当与侵权人承担连带责任。

最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第21条有类似规定。

《侵权责任法》第八至十二条规定了共同侵权，主要从是否有共同意思联络的角度区分了共同侵权的不同情形。

专利法修订草案第六十二条与《侵权责任法》的关系，很大程度上取决于如何解释该条中的“明知”。按照我的理解，此处的“明知”不应是指明知侵权而串通，而是明知其所提供的零部件是专门用于最终认定侵权了的那个产品。

因为在本条规定的情况，相当部分是专门针对零部件代工厂这种模式的。零部件代工的模式在现实生活中很常见，是社会分工的必然产物。这种加工厂或大或小，赚取微薄的加工费，他们甚至不关心也不知道你的整个产品是什么样子，只知道按照图纸加工。即使他们有专利知识，也无法从自己加工的部件上得知整车的侵权情况。，因此，基本上不存在这些代工厂明知侵权而串通的情形，即使在少量情况下是明知侵权而串通，也很难取证。

所以，如果该条的“明知”是指明知侵权而提供零部件，则应属于《侵权责任法》第九条规定的帮助侵权；如果该条的“明知”是指明知最后用于被认定了侵权的产品，但并不明知专利侵权，则在某些情况下可能适用《侵权责任法》第十二条（分别承担责任）。

但是，不管适用《侵权责任法》哪个条款，我认为在专利法中规定间接侵权还是有其必要性。原因是，一方面，全面覆盖原则深入人心，很多企业对专利侵权行为的理解存在偏差，以为这种情况不属于侵权；另一方面，社会分工细密，委托加工的情况非常普遍，有必要避免将专利侵权的战火延伸到善意的受托加工方。

七关于网络服务提供者的责任是否有必要规定？

第六十三条（新增）

网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权或者假冒专利，未及时采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止的，应当与该网络用户承担连带责任。

专利权人或者利害关系人有证据证明网络用户利用网络服务侵犯其专利权或者假冒专利的，可以通知网络服务提供者采取前款所述必要措施予以制止。网络服务提供者接到合格有效的通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

专利行政部门认定网络用户利用网络服务侵犯专利权或者假冒专利的，应当通知网络服务提供者采取本条第一款所述必要措施予以制止，网络服务提供者未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

网络服务商涉及专利侵权的行为可能主要是两种：一是许诺销售、销售侵权产品（如淘宝，或一些行业垂直网站），二是为此类产品做广告（如百度搜索）。

该条基本上是比照《侵权责任法》第三十六条进行简单套用，我认为没有保留该条的必要，理由是：

1.与《侵权责任法》第三十六条相比，该条并无进一步细化的内容，简单套用反而会导致立法技术上的连带问题。

2.网络服务提供者判断专利侵权不象商标、著作权侵权那么直观、可以依赖技术，对专利侵权和假冒专利判断几乎无能为力，主要依赖事后救济。

《侵权责任法》第三十六条一方面给予网络服务商这种特殊主体一定的特权（避风港），使得其在某些情况下（主要是无主观故意）免于承担责任；另一方面，又要求网络服务商无论是否有过错，均应承担事后删除的义务。这一点上，网络服务商侵权责任与《侵权责任法》第九条规定的连带责任存在差别。

关于“合格有效的通知”，在实践中可以操作，可参见有关信息网络传播权侵权案件。另外，最高院在《关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定，包含下列内容的通知，人民法院应当认定有效：

（一）通知人的姓名（名称）和联系方式；

（二）要求采取必要措施的网络地址或者足以准确定位侵权内容的相关信息；

（三）通知人要求删除相关信息的理由。

上述司法解释虽然是针对侵害人身权，但作为共同适用《侵权责任法》第三十六条的情形，是很有借鉴意义的。

八专利当然许可制度的必要性问题

第八十二条（新增）

网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权或者假冒专利，未及时采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止的，应当与该网络用户承担连带责任。

网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权或者假冒专利，未及时采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止的，应当与该网络用户承担连带责任。

专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明其愿意许可任何人实施其专利，并明确许可使用费的，由国务院专利行政部门予以公告，实行当然许可。

就实用新型、外观设计专利提出当然许可声明的，应当提供专利权评价报告。

撤回当然许可声明的，应当以书面方式提出，并由国务院专利行政部门予以公告。当然许可声明被撤回的，不影响在先给予的当然许可的效力。

第八十三条（新增）

任何人有意愿实施当然许可的专利的，为获得当然许可，应当以书面方式通知专利权人，并支付许可使用费。

当然许可的被许可人可以向国务院专利行政部门备案，作为获得当然许可的证明。

当然许可期间，专利权人不得就该专利给予独占或者排他许可、请求诉前临时禁令。

当然许可制度体现了对专利转化的迫切愿望，但主观愿望还应符合客观规律。

在市场机制条件下，专利的交易独立性最差，往往是个附加的交易，因为单独的专利技术方案对企业基本是没有价值的。现实中看到的单独的专利交易，往往发生在非常特殊的情况下（比如因为发生侵权行为从而支付一笔许可费），在正常情况下不会拿着专利单独交易。专利的交易，通常伴随全部技术（含专利、技术秘密，重点立足于技术实现方式和技术指标）、产品、市场的捆绑交易，甚至包括股权投资交易。

企业真正感兴趣的是业务（包括市场，产品，商誉，技术，团队等综合因素），其次是成熟产品（包括产品，技术，生产，团队等），再次是成熟技术（包括技术，团队，知识产权等），最后才是专利。

因此，制约中国专利运用的主要问题不是当然许可制度的有无，而是缺乏好的技术、产品和团队。不解决这个问题，即使制订了当然许可制度，其基于正常市场交易的许可量估计也不多。

不过，当然许可制度除了增加一些行政成本外，似乎也没有明显坏处。

九关于标准必要专利默示许可制度

第八十五条（新增）

参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。

该条涉及面很广，对产业的影响也很大，稍有不慎，会产生很大的争议。

首先，标准从覆盖范围看，包括国际标准、国家标准、地方标准、行业标准、企业标准，以及虽未制定标准但事实上已经是标准；从强制力看，包括推荐性标准和强制性标准。该条仅规定“国家标准”，其覆盖面较窄。

其次，强制性标准和推荐性标准，在法律上、技术上、产业上都有非常本质的差异，应该区分对待。

第三，目前对待标准必要专利问题，国际主流的标准组织都是采取自愿公开承诺的方式，默示许可违背该主流模式。尤其是很多中国国家标准实际上就是对国际标准的采纳，这样会使得同一权利人在中国和中国之外受到区别对待，也使得标准组织不得不对中国采取不同的做法，额外增加了中国的特殊性。

第四，判断某项专利是否“标准必要专利”，本身就是个专业性很强且存在争议的活动，默示许可将会进一步激化该争议。

第五，该条款针对的是“参与国家标准制定的专利权人”，对于未参与该标准的权利人无约束力，且该规定很容易通过关联公司的形式规避，最终会使得该条款实际上无法真正实施。

第六，中国的企业在不同产业的竞争优势各不一样。在标准必要专利比较集中的互联网、通讯（ICT）、半导体等领域，中国企业在这些漫长的产业链中的地位也各不一样。因此，采取一刀切的规定，并不一定符合中国的产业利益。

第七，其实专利权人许可与否，主要取决于专利权人起诉时其停止侵权的诉求是否应该得到支持。因此，该条规定的默示许可问题，归根结底是标准必要专利的专利权人关于停止侵权的主张是否应得到支持的问题。而该问题涉及的面很广，不仅仅是披露与否的问题，还与双方的商业模式、谈判中的主观状态等有很大关系。

最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第24条，以及2013实施的《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》第五、六条，对这些问题进行了审慎的规定，建议还是按照前述审慎的精神妥善处理此问题。

十关于职务发明和专利成果转化

第十六条

职务发明创造被授予专利权后，单位应当对其发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，单位应当根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

单位与发明人或者设计人根据本法第六条第四款的规定，约定发明创造申请专利的权利属于单位的，单位应当根据前款规定对发明人或者设计人给予奖励和报酬。

第八十一条（新增）

国家设立的研究开发机构、高等院校自职务发明创造获得专利权之后，在不变更专利权属的前提下，发明人或者设计人可以与单位协商自行实施或者许可他人实施该专利，并按照协议享有相应的权益。

近年关于职务发明的立法，体现了一个非常明显的趋势，那就是向作为自然人的发明人、设计人倾斜。个人当然是重要的，但更应考虑现在的商业环境下，创新是个高风险的活动，也是一个协作的活动，个人是无法抗住这些风险的，这时候投资者就显得更加重要。对发明人、设计人的鼓励是可以多种多样的，实际上是当事人意思自治协商的结果，立法过于强硬地在此插一杠子，显得急切而多余。

专利的转化，属于技术成果转化的一个组成部分。专利往往也是作为技术成果的一部分或副产品而存在。因此，专利的转化应主要纳入《技术成果转化法》调整的范畴，由其同意规定。一个技术成果可能包括多种知识产权，如果专利、商标、著作权、商业秘密的特别法都各自搞一些转化方面的规定，看似都很积极，最终却会导致冲突而徒增问题。对于这些市场能够调节的活动，立法上应以柔性规定为主。

作者简介  

杨安进

北京市维诗律师事务所，合伙人，律师、专利代理人、商标代理人；

北京市十佳知识产权律师；

国家知识产权战略制定工作领导小组评审专家；

中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁员、域名争议解决中心专家；

北京大学、北京理工大学、华中科技大学、首都经贸大学等高校兼职教授。