囤积商标非生财之道 激浊扬清显司法态度-专利侵权律师|北京专利律师法律咨询_北京知识产权律师事务所网
13911525319
13911525319
huangjibao@wisweals.com
北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦1001A室 知寰律师事务所
首页 > 经典案例 > 商标案例

囤积商标非生财之道 激浊扬清显司法态度

作者:京法网事     来源:京法网事     发布时间:2020-01-13 22:22:34

文书名称:泉州市泉港区春回大地电子科技有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会其他一审行政判决书

案    号:(2016)京73行初5375号

法    院:北京知识产权法院宋鱼水

承 办 人:宋鱼水副院长

案件类型:知产


京小槌说案情

上影公司在经营中长期以其英文名称“Shanghai Film Co.,Ltd.”的首字母缩写“SFC”作为企业标识使用。2015年,其欲申请“SFC”商标,却发现春回大地公司已于当年注册该商标。上影公司进一步调查发现,春回大地公司在2013年至2014年间申请了多个“SFC”商标,明显超出正常经营所需,且其法定代表人有网上兜售商标行为,故向国家知识产权局提出注册商标无效宣告请求,并获得支持。春回大地公司不服,以其注册的“SFC”商标系他人期满未续展商标为由,向法院起诉。北京知识产权法院经审理认为,春回大地公司在不具备真实使用意图的情况下,多次将他人期满未续展商标申请注册,属于商标囤积行为。该行为有悖于我国商标注册制度设立的初衷,不具有正当性,依法应予制止。


京小槌来点评

本案针对注册他人期满未续展商标的行为是否属于扰乱商标注册秩序的行为,展开了详尽论述,明确了注册期满未续展商标是否构成以“其他不正当手段”取得注册情形的判断标准:(1)商标申请人申请此类商标是否达到一定规模;(2)是否采用不正当手段;(3)是否基于真实使用意图;(4)是否超出实际经营所需。该份裁判文书在指导审判、促进法律效果和社会效果相统一方面发挥了很好的示范作用。一方面,该案裁判思路对于法院审理类似案件具有一定的参考性,同时裁判结论对于遏制恶意囤积商标行为有一定的积极作用;另一方面本案裁判文书对于当事人起诉理由归纳到位,并在本院认为部分逐一进行回应,此举有利于使当事人明确法官的裁判思路,进而息讼服判,同时也能够起到较好的社会指引效果。


文书精彩段落

2013年修正的《商标法》第四十四条第一款规定:“已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”无合理理由大量或多次注册而不使用的商标囤积行为,属于典型以“其他不正当手段”取得注册的行为。

本案中,春回大地公司主张因案外人的“SFC”商标有效期满未续展,故“SFC”标识属于任何人均可以申请注册的资源,其申请注册诉争商标具备正当性。国家知识产权局与上影公司则认为春回大地公司申请诉争商标有囤积意图,诉争商标构成以“其他不正当手段”取得注册情形。对于前述分歧意见,本院认为:

首先,注册商标期满未续展可能出于多种原因,或因商标权人主动放弃,或因商标权人疏忽等其他原因导致。因此,商标期满未续展并不意味着其权利人必然已实质放弃该商标,在此意义上,将他人期满未续展的商标在相同或者类似群组上进行注册,并不当然地具备正当性。

次,民事主体申请注册商标,应当基于真实的使用需求。从春回大地公司提供的证据材料来看,其用以证明其具有使用诉争商标意图的证据材料仅为宣传单及印制合同。由于在案并无证据表明前述宣传单已实际在商业领域中使用,亦无证据表明春回大地公司具备提供宣传单上所列舞台设备出租等服务的能力,故前述宣传单及印制合同并不足以证明春回大地公司具有真实使用诉争商标的意图。

再次,春回大地公司在申请注册包括诉争商标在内的16个“SFC”商标之时,其法定代表人庄某为知识产权代理公司监事。因监事负有监督公司高级管理人员执行公司职务行为的职权,故可以认定,庄某任知识产权代理公司监事期间,其对于知识产权业务有充分地了解,属于知识产权从业人员,具备监测期满未续展商标的能力。

最后,春回大地公司主张其注册资本为1299万元,且拥有3家子公司及1家分公司,其商标注册情况未超出经营所需和能力范围,但根据其当庭自认及本院核实情况,其在申请注册四百余件商标时注册资本仅为3万元,春回大地公司并未就彼时为何申请四百余件商标做出合理解释。并且,春回大地公司虽于本案审理过程中变更了注册资本、经营范围,并设立了多家子公司、分公司,但根据《公司法》的相关规定,由于我国现行公司资本制度采取认缴制,故注册资本并不足以反映春回大地公司真实的资本情况。至于公司的经营范围,因受公司章程的约束,属于公司内部权力事项,故即使春回大地公司的经营范围发生变更,亦不足以证明其实际业务领域有所变化。在春回大地公司并未提交充分证据证明其财务状况的情况下,仅凭春回大地公司及其子公司、分公司的工商登记信息,尚不足以认定其经营规模较注册资本及经营范围变更前有重大变化。


综合考虑前述因素,本院认为,春回大地公司在缺乏真实使用意图的情况下,将同一案外人在不同商品、服务类别上期满未续展的多个“SFC”商标申请注册,明显属于囤积商标的行为,该行为既可能对案外人继续使用商标产生影响,亦可能对其他市场主体基于经营需要注册商标造成阻碍,在此意义上,已扰乱了正常的商标注册秩序,违反了2013年修正的《商标法》第四十四条第一款的规定。


ADDRESS
电话:13911525319
邮箱:huangjibao@wisweals.com
地址: 北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦1001A室 知寰律师事务所

Always put the interests of customers first, focus on solving major intellectual property law issues, only to accept the value of the client commission, attention to their professional ethics and professional ideals, to become an expert intellectual property lawyers and make unremitting efforts.

本网站内所有内容均属黄继保知识产权律师版权所有 京ICP备09103507号-3