转让专利申请或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告

作者：知识产权裁判文书网     来源：知识产权裁判文书网     发布时间：2017-12-24 19:23:08

案件要旨：

专利申请权和专利权作为民事权利，应当依据当事人意思自治的原则，其转让原则上不受限制；不过专利申请权和专利权的客体发明专利是无形的，其归属应当以国家知识产权局的登记簿为准，故为了保护交易的案例和当事人的利益，专利法规定，专利申请权或者专利权的转让合同必须以书面形式订立，并且进行登记，这样就使得书面形式和登记成为转让合同同的成立要件和可能性变更的生效要件；因此，转让合同不以书面形式订立的，一般视为不成立；转让没有登记的，专利可能性不发生变更；本案中，再审申请人与再审被申请人之间签订的《专利技术买卖协议》虽然名为专利技术买卖，但该协议的内容约定 了实施专利的地域范围，并且没有向国务院专利行政部门登记并公告，不符合专利权转让合同的生效要件，故该协议的性质是专利实施许可合同，而非专利权转让合同。

相关法条：

专利法第10条：专利申请权和专利权可以转让。

中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

相应案例：

申请再审人（一审原告、二审上诉人、原再审被申请人）：王广均、王广利。

被申请人（一审被告、二审被上诉人、原再审申请人）：刘宝芝。

原二审被上诉人（一审被告）：山东省巨野县恒洁环保设备制造有限公司

2005年4月13日，一审原告王广均、王广利起诉至山东省菏泽市中级人民法院，以一审被告刘宝芝违反合同约定，拒不支付专利转让费为由，请求判令刘宝芝继续履行合同，支付280万元专利转让费，并承担全部诉讼费用。刘宝芝答辩称，王广均、王广利未按合同约定交付技术资料、图纸，也未交付专利证书，属违约在先，答辩人当然不应当支付专利转让费，并且可以解除合同。

山东省菏泽市中级人民法院一审查明：2002年9月3日，王广均、王广利（甲方）与刘宝芝（乙方）签订《专利技术买卖协议书》一份，约定：一、甲方同意将环保垃圾箱两项专利技术转让给乙方，甲方不得再将技术转让或销售给第二家；二、两项专利专利号为02213722X、02268364X；三、甲方两项专利技术一次性卖断费为280万元；四、乙方买断专利后，专利权和生产只限于巨野；五、甲方取得第一项专利证书后，应立即将证书及相关技术资料和图纸等给乙方，乙方一次性付清专利技术买断费280万元；六、甲、乙双方签约后，由乙方投资进行正式生产，不论经营如何，专利款按规定由乙方全部付给甲方；七、任何一方未能完全履行本协议规定的条款，另一方有权解除本协议，所造成的全部损失由违约方承担。合同订立当日，刘宝芝交付王广均、王广利定金10万元。

合同签订后，刘宝芝即将受让的专利技术交由恒洁公司生产，并由王广均、王广利的父亲王宝献进行技术指导，共生产30台环保垃圾装置，其中售出4台。2003年3月7日，巨野县人民政府办公室下发文件，号召在巨野县城区推广使用小型环保垃圾中转站。

2003年5月21日，协议中的其中一项专利申请获得国家知识产权局授权，王广均、王广利取得专利证书。王广均、王广利据此要求刘宝芝支付全部专利技术卖断费，刘宝芝未能支付。2003年5月27日，王广均、王广利（甲方）与刘宝芝（乙方）又订立补充协议一份，约定：甲方专利已于2003年5月21日下达，一切按原合同执行；乙方交款日期定为4天，自2003年5月28日至2003年5月31日，如乙方未能按原合同执行，甲方有权终止合同，乙方也不得以任何理由生产或干预甲方，并且乙方应承担给甲方造成的一切损失。协议到期后，刘宝芝一直没有支付专利转让费。王广均、王广利除了派其父亲王宝献到刘宝芝指定的恒洁公司进行技术指导外，也没有交付专利证书及相关的技术资料和图纸。2004年底，王广均、王广利在中国经都专利推广网站发布商业广告，对涉案专利进行转让、许可使用等宣传。

山东省菏泽市中级人民法院一审认为，双方签订的合同为专利权转让合同，因没有依照专利法规定办理登记手续，不发生转让效力；刘宝芝与王广均、王广利均存在违约行为，山东省菏泽市中级人民法院于2005年8月18日作出（2005）荷民三字第10号民事判决：1、解除当事人之间签订的合同；2、驳回王广均、王广利的诉讼请求。案件受理费24010元，由刘宝芝负担。

王广均、王广利不服一审判决，向山东省高级人民法院提起上诉称，本案合同应为专利实施许可合同；二审上诉人在互联网站上发布转让专利的信息不属于违约；一审判决解除合同，超出了当事人的诉讼请求范围。请求：撤销一审判决，依法改判或者发回重审；上诉费用由刘宝芝承担。刘宝芝答辩称，一审判决正确，应当予以维持。

山东省高级人民法院二审认为，双方签订的合同为专利实施许可合同。王广均、王广利虽然未交付技术资料和图纸，但涉案合同目的已经实现。王广均、王广利未要求解除合同，一审判决解除合同系超出诉讼请求范围。山东省高级人民法院于2006年3月28日作出（2005）鲁民三终字第58号民事判决：1、撤销一审判决；2、刘宝芝支付王广均、王广利270万元专利转让费，王广均、王广利同时向刘宝芝交付有关专利证书。一、二审案件受理费由刘宝芝负担。

刘宝芝不服二审判决，向山东省高级人民法院申请再审称，王广均、王广利违约，专利权转让未生效，造成合同目的不能实现；二审判决继续履行合同系适用法律错误。请求：撤销二审判决，改判解除合同。王广均、王广利答辩称，二审判决认定事实清楚，判决正确，应当予以维持。

山东省高级人民法院院再审查明的事实与一、二审查明的事实一致。

山东省高级人民法院再审认为：当事人签订的专利技术买卖协议及补充协议，既有专利技术买卖的内容，也有专利权属的买卖内容，协议中的条款虽然存在一定的瑕疵，但是，双方的意思表示是真实的，仍应认定协议合法有效。王广均、王广利违反合同第一条和第二条约定，对涉案专利技术进行再转让，并且没有向刘宝芝交付专利证书及相关技术资料和图纸，已经构成违约。一审法院根据合同第七条约定，判决解除合同并驳回王广均、王广利的诉讼请求也是正确的。二审判决判处欠当。山东省高级人民法院于2007年12月12日作出（2006）鲁民监字第508号民事判决：1、撤销二审判决，维持一审判决。二审案件受理费由王广均、王广利负担。知识产权律师

申请再审人王广均、王广利不服原再审判决，向本院申请再审称：1、申请再审人与被申请人之间签订的《专利技术买卖协议》虽然名为专利技术买卖，但该协议的内容约定了实施专利的地域范围，不符合专利权转让合同的实质要件，故该协议的性质是专利实施许可合同，而非专利权转让合同。一审判决认定为专利权转让合同，属于适用法律错误。2、申请再审人没有提出解除合同的诉讼请求，被申请人也没有提出解除合同的反诉请求，而一审判决和原再审判决却判令解除本案合同关系，超出了申请再审人的诉讼请求范围。请求本院依法撤销原再审判决，维持二审判决。

被申请人刘宝芝辩称：1、涉案合同没有约定支付“使用费”，也没有向国务院专利行政部门备案，被答辩人也没有交付实施专利有关的技术资料，因此涉案合同不符合专利实施许可合同的实质要件和特征，应为专利权转让合同。2、答辩人在一、二审答辩状和再审申请书中多次请求解除涉案合同，一再阐述涉案合同已无法继续履行，一审判决和原再审判决判令解除合同并没有超出当事人请求范围。3、被答辩人没有按照合同约定向答辩人交付专利证书、技术资料和图纸，并违反合同约定在网站上发布转让涉案专利技术的信息，构成违约。原再审判决认定事实清楚，适用法律正确，并无不当，应当依法予以维持。

本院再审查明的事实与原再审查明的事实一致。

本院再审认为，本案双方当事人争议的主要问题有三个：一是涉案合同的性质是专利权转让合同还是专利实施许可合同；二是原再审判决解除合同是否超出当事人诉讼请求范围；三是原再审判决确定的违约责任是否适当。

（一）关于涉案合同的性质问题。从合同内容看，涉案合同关于合同性质的约定确实存在矛盾之处，但鉴于合同第四条对受让人实施专利的地域范围有更具体的限定，因此，涉案合同更加符合专利实施许可合同的法律特征。事实上，原再审判决虽然认定涉案合同“有专利权属的买卖内容”，但实际上也是按专利实施许可合同处理的，即根据合同约定的内容来确定当事人之间的权利义务关系，并没有因为当事人之间没有依照专利法第十条办理专利权转让登记手续而认定专利权转让无效。因此，原再审判决对涉案合同性质的实际处理与二申请再审人的主张是一致的，也是正确的。

（二）原再审判决解除合同是否超出当事人诉讼请求范围问题。根据2003年5月27日双方当事人订立的补充协议约定，刘宝芝的付款期限为4天，即自2003年5月28日至5月31日止，如刘宝芝届时不能付款，就不能再使用受让的专利技术生产专利产品，王广均、王广利也就有权“终止合同”，自行处置合同标的技术。这实质上是在告知刘宝芝，2003年5月31日前不支付专利技术“卖断”费就解除合同。而事实上，刘宝芝在没有按照约定支付专利技术“卖断”费后，其本人及其授权的恒洁公司也没有再使用受让的专利技术生产专利产品，王广均、王广利在2004年年底也在中国经都专利推广网站上对外转让自己的专利技术，双方均以自己的行为表明双方的合同关系已经解除，受让人不得再生产，转让人可以对外转让技术。因此，原再审法院判决解除双方当事人之间的合同关系虽然程序上存在不妥，阐述的解除理由也不正确，但由于该项判决是对双方当事人已经发生的解除合同的事实的确认，故其结果正确。

（三）关于原再审判决确定的违约责任是否适当问题。原再审判决认定王广均、王广利一方的违约责任主要有两项：（1）王广均、王广利违反合同第一条关于不得再将合同标的技术转让或销售给第二家的约定，于2004年年底在网站上进行转让合同标的技术的宣传。（2）王广均、王广利违反合同第五条约定，没有向刘宝芝交付专利证书及相关技术资料和图纸。其实，原再审判决关于第一项违约责任的认定是错误的。王广均、王广利2004年年底在网站上进行转让合同标的技术的宣传虽然属实，但这是在刘宝芝没有按照约定支付专利技术“卖断”费的数月之后所进行的行为，根据双方当事人2003年5月27日签订的补充协议的约定，刘宝芝是不得以任何理由进行“干预”的，故王广均、王广利的上述行为并不违反合同约定。王广均、王广利没有按照合同第五条约定交付专利证书属实，已构成违约，但该项违约行为是轻微的，并没有根本影响刘宝芝实施受让的专利技术。至于王广均、王广利没有向刘宝芝交付相关技术资料和图纸问题，鉴于王广均、王广利已指派专利发明人王宝献（王广均、王广利之父）到刘宝芝授权的恒洁公司进行技术指导，已实际生产出30台专利产品，表明刘宝芝及其授权的恒洁公司在王宝献的技术指导下解决了实施该项专利的技术资料和图纸问题，以至于刘宝芝从来也没有要求王广均、王广利交付相关的技术资料和图纸。王广均、王广利虽然在履行交付技术资料和图纸的合同义务方面存在瑕疵，但并没有影响刘宝芝实施受让的专利技术，没有给其造成经济损失。

事实上，造成本案纠纷的根本原因，在于刘宝芝对“环保垃圾箱”产品市场前景估计错误，不能支付专利技术“买断”费，以致酿成纠纷。所以，合同违约的根本责任应在刘宝芝一方。原再审判决刘宝芝已付的10万元合同定金不再返还，显然不足以弥补因刘宝芝违约给王广均、王广利造成的经济损失。本院参照刘宝芝实际使用涉案专利技术的时间、每年需支付的使用费、给王广均、王广利造成的商机的损失以及王广均、王广利也存在违约的情况等因素，酌情确定赔偿经济损失42万元。刘宝芝已支付定金10万元，尚需赔偿王广均、王广利经济损失32万元。

综上，原再审判决适用法律错误，本院依据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条、第一百五十三条第一款第（二）项规定，判决如下：

一、撤销山东省高级人民法院（2006）鲁民监字第508号民事判决。

二、撤销山东省高级人民法院（2005）鲁民三终字第58号民事判决。

三、撤销山东省菏泽市中级人民法院（2005）荷民三初字第10号民事判决。

四、刘宝芝自本判决生效后10日内另赔偿王广均、王广利经济损失32万元。

五、驳回王广均、王广利的其他诉讼请求。

本判决为终审判决。

案件来源：

最高人民法院民事判决书（2008）民提字第27号

参考书目：

《人民法院知识产权案例裁判要旨通纂》，北京大学出版社，2016年9月第1版，主编：吴汉东 宋晓明